在德國注冊的中國馳名商標撤銷的法律問題

一、德國專利無效案a是一家生產香料和食品的中國公司。原告在其產品上使用一個帶有武士頭像和文字“王致和”及其拼音“WANGZHIHE”的文字圖形商標。被告乙是一家在德國慕尼黑核準登記的有限公司。自2003年起,被告在德國銷售原告的帶有上述標志的產品。2005年11月21日,未經原告同意,被告在德國專利商標局就第29類和第30類商品以及第35類服務提出了一個文字圖形商標注冊申請,該商標與原告的商標完全相同(見圖1)。2006年2月16日,該申請注冊的商標被予以注冊。原告認為,被告的行為侵害了自己的著作權、商標權和標志,違反了公平競爭。于是,甲將乙告到德國慕尼黑第一地區(qū)法院。原告在一審中最后提出的訴訟請求是:1.被告應被判決不得使用原告標記,包括全部或部分使用標記中的頭像、中文和字母WANGZHIHE,除非該標記被用來標識來自原告的商品,否則將面臨最高可至250000歐元的罰金及可替代其的監(jiān)禁或6個月以下的監(jiān)禁。2.第一被告應被判決:1(1)同意將第30570147號商標轉讓給原告(不能實現時的補救措施:同意撤銷該商標);(2)對于第1項訴訟請求中的標記使用所涉及的廣告范圍和銷售額給予說明。3.確認被告對原告的損害賠償義務。被告則要求駁回原告的起訴。二、德國法院的審判(一)對被救助者的一般要求德國慕尼黑第一地區(qū)法院于2007年11月14日作出如下判決:1.被告被判決,不得使用原告標記,包括全部或部分使用標記的頭像、中文及字母WANGZHIHE,除非該標記被用來標識來自原告的商品,否則將面臨最高可至250000歐元的罰金及可替代其的監(jiān)禁或6個月以下的監(jiān)禁。2.第一被告被判決,同意撤銷在德國專利商標局注冊的第30570174號文字圖形商標。3.其它訴訟請求被駁回。4.對于訴訟費用,原告承擔10/23,第一被告承擔8/23,第二被告承擔5/23。對于訴訟外的費用:原告承擔第一被告的訴訟外費用7/15,承擔第二被告的訴訟外費用的3/8;第一被告承擔原告的訴訟外費用8/23,第二被告承擔原告的訴訟外費用5/23。對于其他訴訟外費用,由當事人自己承擔。5.本判決屬于可臨時執(zhí)行判決。對于判決第1項的執(zhí)行,需提供40000歐元的擔保;對于其他判決的執(zhí)行,需提供每項執(zhí)行費的110%o歐元的擔保。被告不服該判決,隨后向慕尼黑高等法院(OberlandesgerichtMunchen)提起上訴。(二)發(fā)酵其原料為飲料,可,可采取模型的方法檢測,有以下幾種經過審理,慕尼黑高等法院依法作出如下判決:1.根據被告的上訴,慕尼黑第一地區(qū)法院于2007年11月14日作出的判決部分被改判如下:(1)為了避免最高可至250000歐元的罰金及可替代其的監(jiān)禁或6個月以下的監(jiān)禁,被告被判決,不得在德國的商業(yè)交往中以商標方式對于下列商品使用該標記,即肉,魚,家禽及野味,肉汁,腌漬、干制及煮熟的水果和蔬菜,果凍,果醬,蜜餞,蛋,奶及乳制品,食用油和油脂。咖啡,茶,可可,糖,米,食用淀粉,西米,咖啡代用品,面粉及谷類制品,面包,糕點及糖果,冰制食品,蜂蜜,糖漿,鮮酵母,發(fā)酵粉,食鹽,芥末,醋,沙司(調味品),調味用香料,飲用冰,除非該標已被用來標識來自原告的商品。2(2)第一被告被判處,同意撤銷在德國專利商標局注冊的涉及下列商品的第30570174號文字圖形商標,即肉,魚,家禽及野味,肉汁,腌漬、干制及煮熟的水果和蔬菜,果凍,果醬,蜜餞,蛋,奶及乳制品,食用油和油脂。咖啡,茶,可可,糖,米,食用淀粉,西米,咖啡代用品,面粉及谷類制品,面包,糕點及糖果,冰制食品,蜂蜜,糖漿,鮮酵母,發(fā)酵粉,食鹽,芥末,醋,沙司(調味品),調味用香料,飲用冰。(3)其他訴訟請求被駁回。3(4)對于一審訴訟費用,原告承擔44%,第一被告承擔33%,第二被告承擔23%。對于一審訴訟外的費用:原告承擔第一被告的訴訟外費用39%,承擔第二被告的訴訟外費用42%;第一被告承擔原告的訴訟外費用33%;第二被告承擔原告的訴訟外費用23%。對于在一審中出現的其他訴訟外費用,由當事人自己承擔。被告的其他上訴請求被駁回。2.原告附帶的上訴請求被駁回。3.對于二審訴訟費,原告承擔44%,第一被告承擔33%,第二被告承擔23%。對于二審訴訟外的費用:原告承擔第一被告的二審訴訟外費用39%,承擔第二被告的二審訴訟外費用42%。第一被告承擔原告的二審訴訟外費用33%;第二被告承擔原告的二審訴訟外費用23%。對于二審中出現的其他訴訟外費用,由當事人自己承擔。4.本判決屬于可臨時執(zhí)行判決。如果原告在執(zhí)行前不能提供24000歐元的擔保,第一被告和第二被告可以通過同樣的金錢擔保阻止前面判決1(1)的執(zhí)行。如果相對當事人在執(zhí)行前不能提供對于執(zhí)行所必要的擔保費的115%,每一方當事人可以通過提供可執(zhí)行擔保費的115%而阻止執(zhí)行。三、案例與案例的評估(一)審法院對原告撤銷請求權一審法院承認了原告的撤銷請求權,判決撤銷第一被告在德國專利商標局注冊的第30570174號文字圖形商標。一審法院對原告的撤銷請求權沒有作任何區(qū)分。二審法院則將原告的撤銷請求權區(qū)分為兩種:一種是原告針對被告在第29類和第30類商品所注冊的商標的撤銷請求權;另一種是原告針對被告在第35類服務所注冊的商標的撤銷請求權。4原告是否享有這兩種撤銷請求權,二審法院分別進行了認定。1.“有目的妨礙競爭行為”的認定二審法院認為,根據《德國反不正當競爭法》第八條第一款和第三款第一項以及第三條和第四條第十項,原告享有撤銷第一被告在德國專利商標局就第29類和第30類商品所注冊的第30570174號文字圖形商標。依據上述法律規(guī)定,原告要撤銷第一被告在德國專利商標局注冊的商標,必須滿足兩個條件:(1)原告必須是被告的競爭者。《德國反不正當競爭法》第三條是關于不正當競爭禁止的概括性規(guī)定。5該條規(guī)定,明顯地損害競爭并不利于競爭者、消費者或其他市場參加者的不正當競爭行為應被禁止。6該法第八條涉及的是排除妨礙請求權和不作為請求權。7第八條第一款規(guī)定,行為人違反本法第三條規(guī)定的,可以請求排除妨礙,存在再次侵害危險的,可以請求不作為。如存在侵害威脅,亦可請求不作為。該法第八條第三款第一項規(guī)定,任何競爭者都享有第一款規(guī)定的請求權。原告是否享有這些請求權,要根據該法的規(guī)定看其是否屬于第一被告的競爭者。該法第二條第一款第三項對“競爭者”作出界定:“本法意義上的競爭者是指作為商品或服務的提供者或需求者而同一個或多個經營者處于一個具體的競爭關系中的任何經營者。”8按照這一規(guī)定,只要原告與被告之間存在一個具體的競爭關系,原告就會成為被告的競爭者。根據法院的認定,原告在2005年11月21日(第30570174號文字圖形商標申請注冊日)之前已經在德國境內銷售紅豆沙、芝麻醬、各種腐乳等產品,而被告在在第29類和第30類商品所注冊的第30570174號文字圖形商標同樣涉及這類商品,這樣在原告與被告之間存在一個屬于該法第二條第一款第三項意義上的具體的競爭關系。因此,原告是被告的競爭者是沒有問題的。(2)被告實施了不利于原告的不正當競爭行為,即對原告實施了有目的的阻礙。《德國反不正當競爭法》第三條是關于不正當競爭禁止的概括性規(guī)定,而第四條則對若干典型不正當競爭行為進行了列舉。其中第四條第十項規(guī)定,行為人有明確目的阻礙競爭者,構成本法第三條意義上的不正當競爭行為。9該規(guī)定涉及一種典型的不正當競爭行為,即有目的阻礙競爭對手行為。10有目的阻礙競爭對手行為的表現形式有多種,主要可以分為銷售阻礙和經營阻礙兩大類。按照德國聯邦最高普通法院最近的觀點,有目的阻礙競爭對手也可以通過一個標記的申請和注冊而產生。(11)11就本案來說,如果被告對第29類和第30類商品所注冊的第30570174號文字圖形商標是對原告有目的阻礙,那么,被告的行為就是不正當的。如何認定被告的行為屬于對原告有目的阻礙?二審法院認為,僅確認申請人知道競爭對手在國內對于同樣商品使用或想使用相關標記并且還沒有獲得形式上的標記保護,還不能認定申請行為是不正當的。對此,還需要考慮相關的特殊情況。以下情況就屬于這樣的特殊情況:標記的申請人以這樣目的而行動,即以標記注冊而依商標法產生的并在競爭法上對自己沒有疑問的阻卻作用作為對外競爭的手段。在本案中,可以確認的是:被告申請注冊的文字圖形商標與原告在先使用的文字圖形商標相一致;原告在該商標申請時仍然是相關文字圖形商標在中華人民共和國和在歐洲以外其他國家的所有人;第一被告作為原告產品的進口商知道原告所使用的標記是沒有疑問的。那么,被告的行為是否屬于有目的的行動?二審法院同意一審法院的觀點,第一被告通過該商標的申請和注冊首先是為了確保第一被告作為原告食品的獨家進口商地位并對可能出現的原告食品不再被供應作出預防。而這正是對外競爭手段的利用。因此,被告在第29類和第30類商品上注冊第30570174號文字圖形商標的行為是不正當的。由于滿足了上述兩個條件,原告可以請求撤銷第一被告在德國專利商標局就第29類和第30類商品所注冊的第30570174號文字圖形商標。對此,二審法院的認定是正確的。2.在該規(guī)定的基礎上對于馳名商標的部分構成原告針對被告就第35類服務所注冊的商標是否也享有撤銷請求權?二審法院認為,原告不能依據相關的法律享有撤銷第一被告在德國專利商標局就第35類服務所注冊的第30570174號文字圖形商標的請求權。二審法院從三個方面闡述了理由:(1)原告不能依據《德國商標法》第五十一條第一款、第十條和第九條第一款第三項的規(guī)定享有撤銷該商標的請求權。在本案中,原告以補充的方式引用了商標法上的規(guī)定,并提出該標記涉及一個在中華人民共和國被承認的馳名商標,按照《德國商標法》第四條第三項以及《巴黎公約》第六條之二的規(guī)定,該商標在德國境內應得到保護。這里涉及到一個外國著名或馳名商標在德國境內應獲得什么樣保護的問題。《德國商標法》第十條對此有明確規(guī)定:如果一個商標與一個在德國境內屬于《巴黎公約》第六條之二意義上的在先馳名商標相同或近似,并滿足本法第九條第一款第一項、第二項或第三項的規(guī)定的其他條件,則該商標被排除在注冊之外。根據這一規(guī)定,一個在德國境內屬于《巴黎公約》第六條之二意義上的外國馳名商標要獲得保護,須具備三個要件:第一,在德國境內在先存在一個在《巴黎公約》第六條之二意義上的馳名商標。這里強調的是:一是要在先存在一個在《巴黎公約》第六條之二意義上的馳名商標;二是該馳名商標要在德國境內出現。什么是一個在《巴黎公約》第六條之二意義上的馳名商標?《巴黎公約》第六條之二第一款規(guī)定:本聯盟各國承諾,如本國法律允許,應依職權,或依有關當事人的請求,對商標注冊或使用國主管機關認為在該國已經屬于有權享受本公約利益的人所有而馳名、并且用于相同或類似商品的商標構成復制、仿制或翻譯,易于產生混淆的商標,拒絕或取消注冊,并禁止使用。這些規(guī)定,在商標的主要部分構成對上述馳名商標的復制或仿制,易于產生混淆時,也應運用。依據這一規(guī)定,當某一商標被商標注冊或使用國主管機關認為在該國已經屬于有權享受本公約利益的人所有并馳名時,該商標即屬于馳名商標。第二,在后商標與該馳名商標相同或近似。第三,除了上述條件外,還要滿足第九條第一款第一項、第二項和第三項三個條件中的任何一個。第九條第一款第一項涉及的情況是,在后商標與在先申請或注冊的商標相同,并且兩個商標涉及的商品或服務相同。第九條第一款第二項涉及的情況是,由于在后商標與在先申請或注冊的商標相同或近似以及兩個商標涉及的商品或服務相同或近似而給公眾帶來混淆的危險,包括商標混淆的危險。第九條第一款第三項涉及的情況是,在后注冊商標與在先申請或注冊的商標相同或近似,但兩個商標涉及的商品或服務并不近似,同時在先商標屬于德國境內著名商標,而且在后注冊商標的使用無正當理由并以不公正的方式利用和損害了該著名商標的顯著性或聲譽。在本案中,第一個要件已經具備,因為原告可以提供其商標在中國作為著名商標的證明(或馳名商標)。第二個要件的具備也不存在問題,因為在后注冊商標與原告的著名商標(馳名商標)相同。對于第三個要件中第九條第一款第一項和第二項所涉及的情況可以首先排除,因為這兩種情況要求兩個商標涉及的商品或服務相同或近似。雖然在本案中第九條第一款第三項規(guī)定的“兩個商標涉及的商品或服務并不近似”的要求可以得到滿足,但原告難以證明其商標屬于德國境內著名商標,因為在德國除少數特定消費群體外多數消費者并不清楚其商標和產品,因而也就難以證明在后注冊商標的使用(這里,原告還要首先證明“使用”是否存在)無正當理由并以不公正的方式利用和損害了其“著名商標”的顯著性或聲譽。因此,《德國商標法》第十條和第九條第一款第三項的適用被排除了。如果《德國商標法》第十條和第九條第一款第三項的適用沒有被排除,則可以適用《德國商標法》第五十一條(因在先權利存在而無效)第一款。該條款規(guī)定,如果一項在本法第九條至第十三條意義上的在先權利能阻止一個商標的注冊,即使該商標已經注冊,仍可以通過提起無效訴訟注銷該注冊商標。由于本案中《德國商標法》第十條和第九條第一款第三項的適用被排除了,原告不能依據第五十一條第一款通過提起無效訴訟注銷被告的注冊商標。(2)原告也不能依據《德國商標法》第五十一條第一款、第十二條、第十五條和第五條以及《巴黎公約》第八條的規(guī)定享有撤銷該商標的請求權。由于原告的商標和公司名稱都含有“王致和”及字母“WANGZHIHE”,所以還可以按照《德國商標法》的相關規(guī)定考慮原告的公司名稱是否可以獲得商業(yè)標志保護。按照《德國商標法》第五條的規(guī)定,公司標志屬于商業(yè)標志之一,是指在商業(yè)交往中作為一個工商業(yè)企業(yè)的名稱、商號或特殊標志使用的標志。1212《德國商標法》對商業(yè)標志保護最重要的條款是第十五條和第十二條。第十五條主要規(guī)定了兩種侵害商業(yè)標志的類型:1313一是未經授權在商業(yè)交往中使用了容易與受保護標志相混淆的商業(yè)標志或近似標志(第二款);二是雖不存在第一種類型的混淆危險,但通過對一個在德國境內的著名商業(yè)標志的使用而無正當理由并以不公平的方式利用或損害了該標志的顯著性或聲譽(第三款)。對于第一種侵害的構成來說,按照聯邦法院的觀點,首先需要受保護的標志在商業(yè)交往中作為商業(yè)標志使用,而不單純是作為商標使用。由于原告與被告之間并不存在直接的合同關系,原告不能提供指向德國境內收件人的帶有其公司名稱的文件,這樣原告的公司名稱的使用還僅僅是商標形式上的使用,還不屬于商業(yè)交往中的商業(yè)標志使用。其次,必須存在混淆的危險。由于原告活動的領域和第30570174號文字圖形商標所涉及的第35類服務之間還缺少足夠的相似性,因此不存在混淆的危險。這樣第十五條第二款的適用被排除了。對于第二種侵害的構成來說,需要滿足的要件是:第一,涉及一個在德國境內的著名商業(yè)標志的使用;第二,這種使用沒有正當理由并以不公平的方式利用或損害了該標志的顯著性或聲譽。對于第一個要件,原告不僅要證明自己的標志在商業(yè)交往中是作為商業(yè)標志使用,而且還要證明自己的標志在德國境內是著名的商業(yè)標志。從案情看,原告對此很難提供充分的證明。因第一個要件不能被滿足,第二個要件也就無從談起。這樣第十五條第三款的適用也被排除了。按照第十二條的規(guī)定,有商業(yè)標志優(yōu)先權的人可以對他人的在后注冊提出撤銷請求權。1414由于第十五條的適用受到限制,第十二條的適用也被排除了。(3)原告也不能依據《德國商標法》第五十一條第一款、第十三條第一款和第二款第三項以及《德國著作權法》第二條第一款第四項和第二款的規(guī)定享有撤銷該商標的請求權。《德國商標法》第十三條涉及的是其他在先權利,其中包括著作權(第二款第三項)。1515如果商標注冊人侵害了第十三條所列舉的其他在先權利,權利人可以要求撤銷注冊商標。原告可以在德國尋求《德國著作權法》的保護,因為中國和德國均為《巴黎公約》的成員國。但原告的商標中的帶有圓圈的武士頭像圖案是否屬于《德國著作權法》第二條第一款第四項“實用藝術作品”,是獲得《德國著作權法》保護的關鍵。1616通過對比,即將原告商標中的圖案與被告提供的以前的藝術品對比后,二審法院認為,按照《德國著作權法》對“實用藝術作品”所要求藝術創(chuàng)作的高度,原告商標中的圖案并沒有突出的特征。這樣,《德國著作權法》的適用也被排除了。(二)不作為請求權的基礎一審法院支持了原告的第(1)項訴訟請求。一審法院判決,被告不得使用原告標記,包括全部或部分使用標記中的頭像、中文和字母WANGZHIHE,除非該標記被用來標識來自原告的商品。這里涉及的是不作為請求權(Unterlasungsansprueche)。1717對一審法院所確認的不作為請求權,二審法院認為,這樣的不作為請求權過于寬泛,并且沒有被闡述理由。該請求不僅涉及到商業(yè)領域的使用,也涉及非商業(yè)領域的使用。就商業(yè)領域的使用來說,該請求不僅涉及到該標記在第29、第30和35類商品和服務上的商標式的使用,而且涉及到該標記在其他所有類商品和服務上的商標式的使用。除了商標式的使用,還涉及到非商標式的使用。因此,二審法院認為,該請求只能限制該標記在第29和第30類商品上的使用,而不能限制該標記在第35類商品和服務上的使用。在這里,不作為請求權的基礎仍然是《德國反不正當競爭法》。這樣,二審判決對一審判決作出改判。與一審判決相比,二審判決強調了三點:一是明確了不作為的大范圍,須是在德國商業(yè)交往中,而不是在非商業(yè)交往中;二是以商標方式標識商品,而不是非商標方式標識商品;三是不作為請求只能限制該標記在第29和第30類商品上的使用。應該說,二審判決比一審判決更精確了。(三)審法院的主張由于原告在一審中提出的訴訟請求部分被駁回,其在二審中也提出了兩項補充上訴請求:(1)第一被告應被判決,就地區(qū)法院確認的標記使用所涉及的廣告經營范圍和銷售額給予說明;(2)按照地區(qū)法院判決第(1)項判決,確認被告對原告的損害賠償義務。二審法院對此均予以駁回。首先,二審法院就被告是否對原告承擔損害賠償義務進行了闡述。二審法院認為:僅僅是商標的申請以及商標注冊還不能夠創(chuàng)設損害賠償義務,因為對此還不涉及一個使用行為。由于原告缺乏對第30570147號商標在其它商品上使用而作為來自原告食品情況的說明,因此在本案中一個造成個人損害的市場擾亂的存在也就無從談起。那么二審法院得出這樣結論的依據是什么?依據是《德國商標法》第十四條第二款第一項。該條款明確規(guī)定:未經商標所有人同意,第三人禁止在相同商品或服務上使用與該商標相同的標志。因此,根據這一規(guī)定,二審法院駁回原告的這一上訴請求是有法律依據的。其次,二審法院就原告是否享有告知請求權進行了闡述。二審法院認為:告知請求權須以損害賠償請求權為基礎,也就是說要有具體的侵害商標權行為的存在(即缺少使用行為)。從前面的闡述來看,這樣的基礎還不存在。因此,二審法院也駁回了原告的這一上訴請求。四、德國知識產權保護對我國的借鑒本案是一件非常經典的案例,不僅使我們可以借鑒德國的立法和司法實踐經驗,而且為我國企業(yè)總結在德國保護自己知識產權的經驗提供了最好的實例。(一)在德國存在一些類似商標和涉及商品或服務的一般根據《德國商標法》第九條和第十條的規(guī)定,一個外國馳名商標在德國可以獲得兩種保護。1.同類保護。這里涉及四種情形:(1)在后注冊商標與外國馳名商標相同,并且兩者涉及的商品或服務相同;(2)在后注冊商標與外國馳名商標相同,并且兩者涉及的商品或服務相似;(3)在后注冊商標與外國馳名商標相似,并且兩者涉及的商品或服務相似;(4)在后注冊商標與外國馳名商標相似,并且兩者涉及的商品或服務相同。外國馳名商標要獲得保護,除滿足上述任何一個條件外,還要滿足相應的條件,如外國馳名商標必須在德國境內存在。在滿足這些條件后,外國馳名商標可以獲得同類保護。2.跨類保護。這里涉及兩種情形:(1)在后注冊商標與外國馳名商標相同,并且兩者涉及的商品或服務不相似;(2)在后注冊商標與外國馳名商標相似,并且兩者涉及的商品或服務不相似。外國馳名商標要獲得跨類保護,除滿足上述任何一個條件外,還要滿足—個最重要的條件,即外國馳名商標必須在德國境內享有聲譽。對外國馳名商標給以同類保護是符合《巴黎公約》第6條之二的規(guī)定的,而對外國馳名商標給以跨類保護的規(guī)定則符合《歐共體商標條例》第8條第5款的規(guī)定。1818相比之下,我國《