1、申請美國專利，你必須知道的十點專利是創(chuàng)新的風向標，隨著越來越多的企業(yè)走出國門，如何保護自己的知識產(chǎn)權，在國外申請專利，從而由“中國制造”至中國智造”成為很多企業(yè)面臨的問題。JohnRichards是Ladas&Parry事務所的高級合伙人，有多年知識產(chǎn)權執(zhí)業(yè)經(jīng)驗，本期智合首發(fā)，讓我們一同學習美國申請專利不得不知道的十個訣竅。Tip1:發(fā)明人、申請人（與發(fā)明人不是同一人時）、代理人以及其他涉及專利申請準備以及審查的人員與美國專利商標局（PTQ打交道時負有主動說明義務。這尤其體現(xiàn)在申請人簽署的書面陳述中。該說明義務主要包括，告知PTQ已知曉的現(xiàn)有技術或者其他申請人已經(jīng)知曉并在專利審查過程中

2、對審查員來說比較重要的事實。（例如，與提交給審查員的申請文件或意見陳述中的認定相左的測試數(shù)據(jù)）Tip2:專利申請必須包含一份說明書和至少一個詳細的實施例，以使得所屬領域技術人員能夠根據(jù)說明書記載的內(nèi)容制造或者使用該發(fā)明，而無需進行大量的試驗（當然，一些例行的試驗是可以接受的）。當要求保護的是一種新物質(zhì)時，揭示其使用方式顯得非常重要。法院有時可能不恰當?shù)叵拗埔粋€優(yōu)選實施例的保護范圍，為避免這種風險，在申請中提到制作和使用本發(fā)明的替代方法對申請人會有所幫助。還有一種行之有效的方式，即將本發(fā)明首選和典型實施例的信息都包含在內(nèi)，這樣當專利局在審查過程中找到了申請人在提交申請時尚未發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)有技術并且申請

3、人必須通過進一步限定權利要求來規(guī)避該現(xiàn)有技術時，上述說明書中的實施例將是新權利要求的修改基礎。Tip3:許多客體在美國可以被授予專利權，但在其他一些國家可能就不行，例如植物、動物、醫(yī)學治療方法。與其他大多數(shù)國家不同的是，美國先前在考量發(fā)明是否具有可專利性時并未特別要求必須為技術方案。然而從最近法院判例中可看出，現(xiàn)已慢慢開始強調(diào)與自然物質(zhì)以及抽象思想相比，自然產(chǎn)品與自然定律并沒有特別之處，因此也是得不到專利法保護的。這使得遺傳物質(zhì)、寬泛構思的商業(yè)方法以及疾病的診斷方法此類發(fā)明較難得到專利法的保護，除非它們涉及使用一種特定的技術。近一步說，當申請保護的是一種新物質(zhì)時，除非該新物質(zhì)的用途是顯而易見的

4、，否則至少需要在說明書中揭示一種可靠的、詳細的、實質(zhì)性的用途。Tip4:為獲得授權，發(fā)明一定要具有新穎性，實用性和非顯而易見性。這就意味著，在向專利局申請前，該發(fā)明沒有在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表、在國內(nèi)外公開使用或者以其他方式為公眾所知（對于要求優(yōu)先權的專利申請，則指在優(yōu)先權日之前）。但需要注意，美國新穎性寬限期長達一年，在申請日前一年內(nèi)由發(fā)明人自己所做的公開不構成現(xiàn)有技術。Tip5:填寫正確的發(fā)明人非常重要。書面聲明文件中的簽名能夠清楚的指明誰是發(fā)明人，如果存在多個發(fā)明人的，則屬于共同發(fā)明人。強調(diào)一點，作為發(fā)明人需要在發(fā)明過程中作出實質(zhì)性貢獻。僅僅對發(fā)明的好壞提供一般性的意見或者根據(jù)其他發(fā)明啟

5、示作出的建議，并不視為實質(zhì)性貢獻。如果有兩個或者兩個以上的人作出了實質(zhì)性創(chuàng)造性的貢獻，他們應該作為共同發(fā)明人被署名在申請文件中。如果共同發(fā)明人之間沒有任何約定，其共同享有專利的所有權，并且共有人可以單獨實施或者許可他人實施該專利，而無需經(jīng)過共有人同意。Tip6:專利被授權前，美國專利商標局將會對權利要求進行新穎性、實用性及非顯而易見性的審查。但是PTO的確權并不是永遠可靠的。有時專利權授予后還存在被無效的風險。這種情況通常發(fā)生在專利權人實施其專利權時，第三人請求專利局對專利權進行再審時（此時專利局將根據(jù)要求復審人提供的現(xiàn)有技術抗辯重新審查其是否符合授權條件）。第三人也可以請求專利審判和上訴委員

6、會對該專利進行再審并提交誓言證據(jù)，在最終決定作出前，作出宣誓的相關人需要通過詢問審核，并進行雙方聽證。Tip7:只要按規(guī)定繳納費用，發(fā)明專利權的期限為二十年，自申請日起計算。Tip8:通常專利申請自申請日（有優(yōu)先權的指優(yōu)先權日）起滿18個月即行公布。專利申請文件的內(nèi)容也會隨之公開。當然也可將專利申請延遲至其授權時才被公開，此方式需要申請人證明與該專利相對應的國外專利申請不會在相關申請國未獲授權時即被公開。Tip9:美國專利申請中還可以提出臨時申請案。需注意的是，臨時申請案并不能要求另一申請的優(yōu)先權。美國專利商標局并不會對臨時申請案進行審查，并且自其申請日起12個月內(nèi)如果沒有提出“正式”申請，則

7、臨時申請過期。顯而易見，臨時申請案有其獨有的優(yōu)勢，就像在上述第4點和第7點提到的那樣，它可以為“正規(guī)”申請搶占一個優(yōu)先權日，同時也能使得發(fā)明專利的保護期限推遲一年計算。但另一方面，延遲專利保護期限的同時，專利的授權日也可能被延遲。Tip10:美國專利制度中給予小規(guī)模實體（smallentities）專利費減半的優(yōu)惠，對于微實體（micro-entity）減免幅度更是達到了75%滿足小規(guī)模實體資格的條件為申請人必須為獨立發(fā)明人、非盈利組織或者少于500人的中小型企業(yè)，同時不能將其專利權許可、轉讓或者有義務許可、轉讓給其他不符合小規(guī)模實體條件的專利申請主體。具備微實體資格的申請人除了必須滿足上述小

8、規(guī)模實體的條件之外，還需要：1）上一年總收入低于$150,000,且先前提出的美國專利申請不得多于4件；或者2）已經(jīng)簽署協(xié)議或者有義務將發(fā)明轉讓、許可給美國高等教育機構的申請人。微實體資格也同時需要遵守相關對小實體資格的要求，即對小實體資格在轉讓、許可等方面的限制也同樣適用于微實體資格。（本文是Ladas&Parry事務所的高級合伙人JohnRichards撰寫，由智合東方權律翻譯，王東芳女士審核。圖片來源：昵圖網(wǎng)）Ladas&ParryLLP成立于1912年，總部設在紐約曼哈頓中心地帶，在芝加哥、洛杉磯、華盛頓、硅谷、倫敦、慕尼黑均有分所，全職員工逾200人，執(zhí)業(yè)律師超過70人，聘請的兼職顧問和分析師遍及全球數(shù)百個國家。上世紀70年代，IanKaufman作為中國政府顧問參與了中國商標法的修改，80年代SIPO剛剛成立的時候主要合伙人之一JohnRichards就已經(jīng)來到北京拜訪中國客戶。由于Ladas歷任重要合伙人均有在JohnM