1、從本案看在先使用與公知技術抗辯的運用案惜原告F公司于1997年3月4日向國家專利局提出名稱為“龜粉和蛇粉的組合 物及其制備方法”發明專利申請。該專利包括兩項獨立的請求：1.一種龜粉和蛇粉 的組合物，它包括重量比為10%至40%的龜粉和60%至90%的蛇粉。2.制備如權利要 求1所述的龜蛇組合物的方法。經審查該申請于2000年8月12日被授予發明專 利。被告D公司也是一保健品生產企業，生產的產品有純蛇粉、珍珠蛇粉、蛇鱉 粉、金龜粉、蛇鞭粉和蛇龜粉等產品；并在F公司專利申請日前購買了生產上述保 健品相關的生產設備，但是沒有證據證明其在專利申請日前已經作好必要準備或生 產出蛇龜粉產品。其中蛇龜粉膠囊

2、到1998年4月8日D公司才向當地衛生防疫部 門申報保健食品生產許可，該保健食品配方:烏梢蛇50%、蝮蛇30%、龜20%o 1999 年3月8日國家衛生部對D公司頒發了保健食品批準證書。被告L公司所屬的領有 營業執照、不具備法人資格的三家分公司參與銷售D公司生產的蛇龜粉產品。2000 年9月19日，原告F公司向法院起訴L公司、D公司侵害其專利權。被告辯稱,D公司早在原告申請專利日前已經進行生產，有在先使用權;同時涉 案專利屬于公知技術,D公司使用公知技術不構成侵權。該公司還同時向國家專利 局專利復審委員會（下稱專利復審委）以涉案專利技術屬于公知技術等為由,提出宣 告該專利無效的申請。2002年

3、2月5日在專利復審委對該專利無效案口頭審理 時,F公司提出縮小其專利保護范圍，要求將其專利從屬權利要求上升為獨立權利要 求明確配比保護范圍比原來縮小。后雙方達成調解協議并已經履行。作為調解協 議的履行內容,D公司已向專利復審委撤回其專利無效申請。評析在專利案件的審理中，同一案件被控侵權人以"在先使用”和"公知技術”同 時抗辯的并不多見,因此對“在先使用”和“公知技術”抗辯的理解與適用就尤為 關鍵。在處理本案時就是否作好“必要的準備”、公知技術抗辯是否成立，以及權 利人在二審期間縮小其權利保護范圍如何認定等問題存在深入探討的必要。筆者試 述如下：(-)在先權利抗辯的理解與適用

4、1. 如何理解在先使用權抗辯。我國專利法第六十三條第一款中規定，在專利申 請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備，并 且僅在原有范圍內繼續制造、使用的不視為侵權。嚴格地講,在先使用本身不是一 種單獨存在的權利，而是一種對抗專利權的先使用行為。保護在先使用立法的本意 是要保護在先使用人的權益。因為不僅專利權人的權益要保護，其他人的合法權益 同樣要保護。現實中，不同的發明人分別完成相同的發明創造的情況時有發生，其既 可以釆用申報專利的途徑取得保護，也可以采用技術秘密的保密方案等非專利途徑 自行保護。2. 本案如何判定是否作好了 “必要準備”。對此有兩種意見:第一種意見

5、認為, 被告提出已經作好必要的技術準備享有先用權為抗辯理山，山于在專利申請日前被 告沒有取得保健品生產批準文號，故不能生產，其享有先用權的抗辯理山不能成立。 第二種意見認為，考查作好必要的準備的對象之一是產品的技術方案1是否已經完成，而不應當區分不同的產品適用不同的評判標準。一般產品與保 健品、藥品應當適用同樣的標準,至于保健品、藥品和其他國家強制許可生產的產 品的行政審批手續是否已經完備與其技術方案是否完成不是同一的概念。就是說如 果其技術方案已經完成,技術行政審批手續沒有完備，也不影響其已經作好了技術方 案上的必要準備的判定。關鍵是D公司是否有從本案看在先使用與公知技術抗辯的 運用筆者同意

6、第二種意見。因為理解“作好必要準備”的條件應把握以下要素:一 是生產技術上的準備。已經完成產品的設計圖紙、生產加工圖紙、產品加工工藝和 裝配圖紙等完整的生產技術文件資料，已經形成完整的技術方案等；二是進行產業化 生產的準備。已經完成制造、使用所必須的廠房、各種機器設備、專用設備模具等 的準備;三是完成樣品的試制和各項技術性能的檢驗，已經達到有關的技術標準。如 果上述條件具備，即使行政審批手續不完備也不影響“作好必要準備”的認定。但 是,D公司雖然于專利申請日前購買了生產設備，但是該設備是通用產品，也能夠為 生產D公司的其他產品所用。如果D公司能夠舉證證明上述設備在涉案專利申請日 前已經用來生產

7、出蛇龜粉產品，則其在先使用成立。但是D公司一直沒有證據證明 在專利申請日前已經生產出蛇龜粉的事實。故D公司證明在原告專利申請日前已 經生產出產品的依據不足,其享有在先使用權的抗辯不成立。另外需要說明的是，在先使用權利不能受讓取得。本案中D公司在審理中辯稱, 第三方益壽寶公司在原告申請專利之前已經研制出蛇龜粉技術，并且轉讓給了 D公 司。該抗辯不僅沒有具體的轉讓合同及其他事實依據佐證，而且也不符合法律對在 先使用權不能轉讓的限制規定。專利法規定的“僅在原有的范圍內繼續制造、使用 的”行為不視為侵權，就是說先使用人對該項發明創造只有此一項合法權益，沒有其 他像轉讓、入股、投資等權利，其出售設備也受

8、到限制。因為如果允許先使用人享 有轉讓該項發明的權利，他未盡專利權人的義務，卻等同專利權人共享該項發明的獨 占權，這對專利權人來說是不公平的。為了防止對先用權的濫用，規定它不能脫離其 企業將先用權單獨轉讓是合理的。故D公司受讓取得在先使用權的抗辯既無事實依 據，也無法律依據，即使受讓成立也不構成合法抗辯。（二）公知技術抗辯的理解與適用1.如何理解公知技術抗辯。2001年6月19日最高人民法院關于審理專利 糾紛案件適用法律問題的若干規定（以下簡稱規定）中在是否中止訴訟的條件 中進一步明確提及“公知技術”的概念問題。該規定第九條第一款第（二）項規 定，被告提供的證據足以證明其使用的技術已經公知的人

9、民法院可以不中止審理。 它第一次明確提岀了公知技術在專利訴訟中被控侵權人用以作為不構成侵權的抗辯 理由。根據該規定結合國內外大量的司法實踐，公知技術抗辯的特征可以概括 為:首先該技術必須是在專利申請日前已經公知，成為可以為公眾使用的技術，也應 當包括在專利有效保護期內公開未被公用的在先專利技術。在專利申請日詢尚保密 或尚未公知的，不能作為抗辯的依據。其次，該技術既可以是與涉案專利完全相同或 等同的技術，也可以是相關的公知技術的簡單組合，或者是公知技術加上本領域普通 技術人員的專業技術知識的簡單組合而成的技術（注:該組合必須是沒有經過創造性 勞動且是顯而易見的）。2.本案公知技術抗辯是否成立。對

10、本案公知技術抗辯是否成立有不同意見:第 一種意見認為，不應采納公知技術抗辯。因為對公知技術抗辯我國專利法并沒有規定，司法實踐中也對適用的條件、構成要件等存在爭議。而且本案被控侵 權技術已經完全落入涉案專利的保護范圍，被控侵權人對此也不否認，侵權事實已經 清楚。本案審理的是被控侵權技術與專利技術是否覆蓋或等同的問題，不必再行認 定被控侵權技術與所謂公知技術是否構成等同的問題。第二種意見雖然承認公知技 術抗辯，但是認為法院應僅限于形式審查。因為被控侵權技術已經完全覆蓋了專利 技術的權利要求范圍，而且被控侵權技術與被控侵權人提供的所謂現有技術之間存在形式上的差異。通過對比兩者之間的配比至 少有5%以

11、上的差異,法院可以根據該形式差異即為實質性差異判定被控侵權技術與 公知技術不構成等同，徑行認定被控侵權人構成侵權。因為該形式差異是否屬于實 質性的不同，應當通過專利無效途徑進行實質性的審查以后才能夠確定，故法院只能 在確定涉案專利有效的前提下進行形式審查。第三種意見認為，法院應當就被控侵 權人的公知技術抗辯理山進行全面審查。被控侵權人提出的理III是其采用的是與公 知技術等同的技術，故不構成對涉案專利權的侵犯。對此，法院應當用繞當事人的抗 辯理山進行審查。如果被控侵權技術與公知技術構成等同，即使被控侵權技術落入 了涉案專利的保護范圍，被控侵權人的不構成侵權的抗辯仍然成立，法院可以徑行判 定而不

12、必以涉案專利被宣告無效為前置條件。筆者基本同意第三種意見，因為專利法將公知技術從專利的禁止權范圍中剔除 的方法只是還原了專利權原來應有的技術范圍,把本不屬于專利權人專利保護范圍 的技術特征公平地還給公眾。關于法院對此的審查方法與專利復審委的無效申請審 查相比，主要體現在以下方面:按照我國U前的專利管理體制,法院不能審查專利是 否有效。其審查對象主要是被控侵權技術與公知技術,是就被控侵權技術與公知技 術是否構成等同進行對比,進而審查被控侵權人提出的其被控侵權技術與公知技術 等同的抗辯是否成立，最后作出被控侵權人是否侵權的判定。法院可以在對被控侵 權技術與公知技術確定對比范圉時，適當地以專利權人的

13、指控侵權技術范圍作為確 定對比范圍的一個參考因素。但是法院主要審查的重點是被控侵權技術與公知技術 是否構成等同，法院不對涉案專利是否有效進行評判。如果被控侵權技術與公知技 術相近似構成等同，則公知技術抗辯已經成立;法院并不會再去審查與涉案專利技術 是否近似的問題，即使被控侵權技術與涉案專利技術近似落入涉案專利技術的保護 范圍也在所不問。專利復審委對無效申請的審查的對象主要是涉案專利技術與公知 技術,其方法是涉案專利技術與公知技術之間是否構成等同的對比。從而判定涉案 專利的新穎性與創造性是否受到破壞，進而判定專利無效申請是否成立，不涉及是否 侵權的問題,即專利復審委不對被控侵權技術與涉案專利技術是否等同進行評判。本案經過技術對比,D公司的被控侵權技術的配比是:烏梢蛇50%.蝮蛇30%. 龜20%;較接近的公知技術的配比是：龜25至50%,蝮蛇50至75%;法院可以就被控 侵權技術方案與公知技術方案之間，在毒理、藥理等化學方面是否存在實質性的不 同委托專業