再議專利申請的主動撤回程序畢雅靜【摘要】根據《專利法》第32條,申請人可以在被授予專利權之前隨時撤回其專利申請.本文結合PCT國際申請、歐專局對于“撤回”的相關規定,以及國內物權法民法通則中關于權利放棄的相關規定,提出:申請人一旦向專利局提交“撤回專利申請聲明”,無正當理由的,應當適用禁止反悔原則;且其撤回的生效日期應當以提交有效“撤回專利申請聲明”之日為準.避免因聲明存在形式瑕疵導致視為未提出,并恢復到原來的法律狀態,審查程序繼續.期刊名稱】《電子知識產權》年(卷),期】2019(000)006【總頁數】8頁(P69-76)【關鍵詞】主動撤回;禁止反悔;生效日期【作者】畢雅靜【作者單位】國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心【正文語種】中文一、引言在審查實踐中存在提交主動撤回聲明后，仍然被授予專利權的情形。案情如下：根據《專利法》第32條(下稱“A32"),申請人啟動了主動撤回程序，于2016年09月06日提交了“撤回專利申請的聲明”，且附具了全部申請人同意撤回專利申請的證明文件（簽章合格），但該聲明中的發明名稱與實際不一致，區別僅在于個別字詞，主題相同，且申請日和申請號均與請求書一致，因不滿足“發明創造的名稱、申請號及申請日三項均正確”的規定，1國家知識產權局：《中華人民共和國專利法實施細則》（2010），第36條第1款。審查員發出“視為未提出通知書”。2中華人民共和國知識產權局：《專利審查指南》，知識產權出版社2010年版，第37頁。后續申請人并沒有重新提交“撤回專利申請的聲明”，專利申請的法律狀態回到提交“撤回專利申請的聲明”之前，審查程序繼續。審查員對技術方案審查后發出審查意見通知書，申請人修改后，該申請被授予專利權，目前處于專利權維持狀態。二、禁止反悔原則的適用按照現行規定，申請人向專利局提交過“撤回專利申請聲明”，也就是說，申請人的內心真意是放棄專利申請權，并提交了相關手續，僅因部分手續有瑕疵，導致該“撤回專利申請聲明”視為未提出，則該專利申請的法律狀態恢復到未提出撤回前；經過一系列的合法審查，又被授予專利權。那么，在主動撤回程序中，這種放棄之后的“反悔”是否合理呢？筆者從國際法和國內法兩個方面進行分析。（一）從國際法的角度來看撤回程序pct國際申請中撤回程序的相關規定對于PCT國際申請，申請人可以撤回國際申請、撤回指定以及撤回優先權，該撤回通知可以向受理局提交，也可以直接向國際局提交。任何撤回通知必須由在提出撤回通知時，國際申請中所寫明的全體申請人或其代表人簽字。受理局收到申請人提交的撤回通知后，第一時間在撤回通知書上標注收到日，并檢查撤回是否生效，如：撤回通知是否由全體申請人或以全體申請人的名義簽字。撤回國際申請的通知應當由所有申請人簽字或者由正式委托的共同代理人或共同代表人以所有申請人的名義簽字。受理局收到撤回通知時，申請人尚未提交委托書或以法人名義簽字的授權書的，受理局將要求申請人向其提交。如果滿足了相應的形式要求，對該國際申請的撤回自受理局收到撤回通知之日起，撤回國際申請、撤回指定以及撤回優先權生效。3國家知識產權局：《PCT法律文件匯編》，知識產權出版社2009年版，第320頁。由此可知，第一，國際申請的申請人需要撤回國際申請、撤回指定以及撤回優先權的，應當向相應的受理局或者直接向國際局提交相應的通知，該通知與申請人按照《專利法》第32條規定的撤回程序需要提交的“撤回專利申請聲明”具有相同的法律屬性，而國際申請中的“通知”二字更能體現其功能，僅僅是申請人將自己放棄某種權利的決定通知受理局或國際局，其再次佐證了申請人放棄專利申請權或優先權是一種支配權，無需國際受理局、國際局或專利局審批。4畢雅靜：《探析專利申請中的撤回程序》，載《科技與法律》2017年第2期。第二，申請人提出了撤回通知之后，不滿足相應的形式要求，受理局則要求申請人繼續向其補交相關手續，而并未直接發出“視為未提出通知書”。這就意味著，申請人一旦放棄專利申請權或優先權，則不可能再回到未放棄之前的狀態，申請人只能按照相關的要求繼續完善該手續，直至滿足相關要求為止。這就是“禁止反悔原則”在主動撤回程序中的適用。另外，國際局或受理局一旦得知申請人的撤回意思表示，該國際申請的處理程序就終止。顯然，PCT國際申請中放棄權利這種法律行為是否生效，并未考慮支配權的“公示”程序。5鐘秀勇：《鐘秀勇講民法》，中國政法大學出版社2014年版，第20頁。《歐洲專利審查指南》中放棄權利或權利轉移的相關規定歐洲專利申請的申請權轉讓，需要提交可以證明轉讓的書面證據，如轉讓文書，或證明轉讓事宜的官方文件都具有同等效力，并繳納所規定的管理費。在辦理轉讓手續的過程中，如果所提交的證明文件不符合規定，EPO將相應的缺陷通知請求轉讓的當事人，并要求其補正所述的缺陷，6《GuidelinesforExaminationintheEuropeanPatentOffice》，PartE,GuidelinesonGeneralProceduralMatters,chapterXII-1,1“TransferoftheEuropeanpatentapplication”.而并未將該轉讓手續視為未提出。另外，對于歐洲專利申請，在授予專利權之前，申請人也可以隨時撤回申請或撤回對締約國的指定。7《GuidelinesforExaminationintheEuropeanPatentOffice》，PartE,GuidelinesonGeneralProceduralMatters,chapterVII-10,6.1“withdrawalofapplicationordesignation”.當對所有締約國的指定均被撤回時，該專利申請視為撤回，后續申請人再通過繳納對已撤回指定的締約國的指定費用，也不能使得已撤回的指定國的申請重新恢復其法律效力。8《GuidelinesforExaminationintheEuropeanPatentOffice》，PartA,GuidelinesforFormalitiesExamination,chapterIII-26,11.3.8“Withdrawalofdesignation”?綜上，在EPO,發生權利轉移或撤回指定時，EPO會通知當事人對手續中的瑕疵進行補正。這也屬于“禁止反悔原則”的適用。（二）從國內法的角度來看撤回程序1.基于《物權法》中關于物權變動的規則《物權法》第15條規定，基于法律行為的物權變動，應當遵守“區分原則”，9《中華人民共和國物權法》第15條規定：“當時人之間訂立有設立、變更、轉讓或消滅不動產物權的合同，除法律另有規定或者合同另有約定外，自合同成立時生效，未辦理物權登記的，不影響合同的效力”。即：在觀念與制度上區分“物權變動效果的發生”與“法律行為生效”，也就是說，合同生效與因履行合同引起的物權變動是分別觀察的，合同的效力符合《合同法》的生效要件即生效，物權變動是否生效要符合《物權法》對于動產和不動產物權發生變動的規定，動產以交付為準，不動產以公示為準。具體到此，放棄專利申請權的聲明可以視為權利人放棄權利的單務合同。是合同就勢必要遵守契約精神，一旦放棄（即單務合同生效），則禁止反悔，這也是維護民事法律關系穩定性的體現。因此提出有效“撤回專利申請聲明”之日（即放棄專利申請權的全部手續符合規定之日），該單務合同生效，無正當理由，不允許撤銷主動撤回的聲明。只要申請人對該項專利申請權具有處分權，則專利局作為公示機關，其無權針對該聲明發出“視為未提出的通知書”。合同生效之日，專利局尚未進行相應的形式審查，也不可能將該項權利的放棄在專利公報上進行公示，因此也就不能發生物權變動的法律效果，即該項專利申請權仍屬于原申請人。對于已經公開的發明專利申請，未經申請人允許，擅自使用的，仍然有可能侵犯申請人根據《專利法》第13條享受的臨時保護的權利等。原則上，對于不動產物權的變動，未經公示，不能對抗第三人，不能發生物權變動的法律效果；10《中華人民共和國物權法》第9條第1款規定：“不動產物權的設立、變更、轉讓和消滅，經依法登記，發生效力；未經登記，不發生效力”；第14條規定，“不動產物權的設立、變更、轉讓和消滅，依照法律規定應當登記的，自記載于不動產登記簿時發生效力”。即自撤回專利申請事宜在專利公報上公示之日起，已經公開的專利的技術方案才變為無主財產，任何第三人未經允許即可實施該技術方案，與侵權無關。2.從“視為未提出”的法律狀態看“禁止反悔原則”針對不符合規定的“撤回專利申請的聲明”，專利局發出“視為未提出通知書”是否合法合理，有的觀點認為，“撤回專利申請的聲明”因缺少部分申請人簽章導致不符合相關規定，自首次提交聲明之日起，至該聲明的手續完善之日止，這個期間，單方放棄申請權的合同尚未生效，故這個期間可以將該聲明視為未提出。還有的觀點認為，從聲明的手續完善之日起至公示之日這個期間，單務合同雖然生效了，但因尚未公示，也不能發生物權變動，因此亦可以將該聲明視為未提出。上述兩種觀點，貌似有理，實則不然。專利申請權由多個權利人共有的情形，撤回專利申請聲明應該由全部權利人簽章同意放棄該項權利，否則該聲明視為未提出。如果因為缺少部分權利人簽章導致該聲明不符合相關規定的話，一律視為未提出，未免有些武斷。“視為未提出”是一種可以恢復到該法律行為發生之前的法律狀態。鑒于《物權法》上的“區分原則”，申請人放棄專利申請權的單務合同是否生效，筆者認為，缺少申請人簽章的“撤回專利申請聲明”有兩種結果，一種是經過補交相應文件后，該聲明生效，即單務合同生效；另一種是通過內部協議或轉讓的方式，使簽章的部分申請人實現其放棄專利申請權的目的，以著錄項目變更的方式變更申請人，已在聲明中簽章同意放棄該申請權的部分申請人，將其共有權利的份額轉讓給不同意放棄該申請權的部分申請人，該專利申請權繼續有效。顯然，這兩種結果均不同于“視為未提出”的法律狀態，前者單務放棄權利的合同生效，已經建立了新的法律關系或秩序，因此不能恢復到放棄之前的法律狀態；后者，申請人變更，其申請權有了新的歸屬，也不可能再恢復到之前的法律狀態。綜上所述，只要申請人對擬撤回的專利申請權具有處分權，且向專利局提交過撤回專利申請聲明的，均應禁止反悔，也不存在“視為未提出”這樣的法律后果。另外，筆者認為，就主動撤回專利申請聲明中包括的信息根據其自身的屬性可以分為兩大類，一類是聲明中需要填寫的著錄項目信息（包括發明創造的名稱、申請號和申請日），另一類是證明材料中必備的全體申請人簽字或者蓋章，顯然，這兩類信息具有不同的法律地位。因此，主動撤回的審查程序中應當對上述不同屬性的信息區別對待，更進一步，即便是著錄項目的種類不同，其效力也不同。總之，目前只要不符合相關規定，就一律發出“視為未提出通知書”的操作方式有待商榷。從《專利審查指南》的現行規定來看權利人（申請人或專利權人）主動放棄權利的情形，原則上，一經提出，禁止反悔，除非發生惡意的放棄。（1）申請人放棄專利申請權原則上申請人提出撤回專利聲明后，無正當理由不得要求撤銷“撤回專利聲明”；例外是，不應該享有申請權的第三人惡意撤回專利申請后，真正享有申請權的申請人可要求撤銷“撤回專利申請聲明”，但應當提供生效的法律文書來證明。（2）專利權人放棄專利權11中華人民共和國知識產權局：《專利審查指南》，知識產權出版社2010年版，第495頁。專利權人以書面聲明放棄其專利權的，專利權在期限屆滿前終止。原則上，專利權人無正當理由不得撤銷放棄專利權的聲明。例外是，在專利權非真正擁有人惡意要求放棄專利權后，專利權真正擁有人（應當提供生效的法律文書來證明）可要求撤銷放棄專利權聲明。《專利審查指南》中關于放棄權利的兩種情形中均規定“無正當理由不得要求撤銷”，正是“禁止反悔原則”的體現。（3）發明人放棄署名權發明人請求專利局不公布其姓名的，一旦提出，也不得再請求其公布其姓名。12中華人民共和國知識產權局：《專利審查指南》，知識產權出版社2010年版，第15頁。這屬于發明人行使署名權的范疇，既然是權利，當然可以放棄，即“要求不公布發明人姓名”，且在《專利審查指南》中明確，一旦放棄署名權，則禁止反悔。綜上所述，首先，主動放棄專利申請權的權利是一種支配權，支配權是排斥他人干涉的，因此任何其他人均不能對主動放棄申請權進行干涉，專利局作為登記機關或公示機關，僅負有形式要件的審核義務，符合相關規定的，進行公示；顯然，只要“撤回專利申請聲明”有形式上的瑕疵，專利局就發出“視為未提出通知書”，致使申請人行使支配權受阻是不符合法理的；其次，僅因手續不符合相關規定，該申請狀態即恢復到提出“撤回專利申請聲明”之前，再次走向授權或者駁回，屬于程序倒流，無論是從程序法還是實體法的角度，這種處理方式也略顯不妥；因此，為了保障程序的穩定性或避免程序倒流，申請人按照A32放棄專利申請權的，應當只提交一次主動撤回聲明，不符合規定的，可以后續通過補正來完善相關手續；再次，從拋棄物權的角度，一項權利只能放棄一次，因此也不宜出現多次提交主動撤回聲明的情形。最后，從民事法律關系的穩定性的角度，也應當禁止反悔；因此主動撤回的聲明一旦向專利局提交，無正當理由，不允許撤銷，禁止反悔。三、主動撤回生效日期的確定申請人提交了“撤回專利申請的聲明”之后，具體從哪一天起，該專利申請的效力終止呢？關于主動撤回的生效日期的確定，目前主要存在三種不同的觀點：觀點1：撤回專利申請的生效日為手續合格通知書發文日。觀點2：自推定申請人收到專利局發出的手續合格通知書的之日起（即手續合格通知書的發文日，再加上15天），撤回生效。13石莉:《撤回專利申請聲明和放棄專利權聲明的審查之完善》，載《知識產權》2016年第8期。觀點3:參照國際申請的撤回的相關規定，14國家知識產權局：《PCT法律文件匯編》，知識產權出版社2009年版，第148-149頁。專利局收到申請人的“撤回專利申請聲明”之日起，撤回生效。自申請人向專利局提交“撤回專利申請的聲明”之日起至手續合格通知書的發文日止，這個期間內，該專利申請的法律狀態為何？如果處于未撤回的狀態，申請權依然有效，則有悖于申請人的本意“處分權的真實意思表示放棄申請權”，如果已經處于申請權無效的狀態，那么與《專利審查指南》規定的“撤回專利申請的生效日為手續合格通知書的發文日”相悖。因此，這種矛盾的存在說明現行規定中關于“如何確定撤回的生效日期”是有待商榷的。對此，筆者同樣從國際法和國內法的相關實踐來討論。（一）從國際法的角度來看1?從PCT國際申請的撤回程序來分析如前所述，對于PCT國際申請，申請人可以撤回國際申請。如果滿足了相應的形式要求，撤回國際申請自受理局或國際局收到撤回通知之日起生效，15國家知識產權局：《PCT法律文件匯編》，知識產權出版社2009年版，第317頁。而并非受理局或國際局發出通知書之日或公示之日起生效。2?從歐洲專利審查指南的規定來看關于歐洲專利申請的轉讓，如果滿足歐洲專利公約細則第22（1）條的規定，則轉讓登記的日期為EPO收到請求、所需要的證據或費用中最晚的日期。也就是說，該轉讓登記日期即轉讓手續完備之日（相當于本文的有效提出“撤回專利申請聲明”之日），與“申請日的確定應以提交最低限度文件的齊備之日為準”，二者在法理上是一致的。16畢雅靜：《專利法實施細則第40條的內涵與外延》，載《科技與法律》2016年第5期。在前述日期，轉讓在EPO生效，即從該日期起，新的權利人有權在EPO程序中行使其對于歐洲專利申請的權利。對于符合相關規定的歐洲專利申請的轉讓將被登記在歐洲專利登記簿中，并通知受讓人。這就意味著，對于歐洲專利申請，其專利申請權的轉讓，其生效日期為EPO收到滿足所有要求的文件及費用的齊備之日，而并非EPO通知當事人轉讓手續合格之日。另外，對于申請權轉讓，EPO也會以登記的方式對該申請權的轉讓進行公示，但并未以公示之日作為生效日。EPO的上述規定再次佐證了筆者之前的觀點，即專利權是一種準不動產物權，其專利（申請）權的變更的手續（或規則）與中國《物權法》上基于法律行為的物權變動規則如出一轍。綜上，國際法中無論是PCT國際申請中關于撤回專利申請，還是EPO關于申請權轉讓，其實質均屬于專利申請權的變更，屬于物權變動的范疇，其生效日期均為受理局或國際局或EPO收到手續齊備的撤回通知或轉讓請求之日，均不同于中國專利法中對于上述程序的生效日期的規定。（二）從國內法的角度來看從民法意義上的“支配權”的角度來看主動放棄專利申請權是權利人行使“支配權”的行為。首先，支配權是指權利人直接支配權利客體，享有特定利益，并排斥他人干涉的權利。且知識產權屬于支配權。17鐘秀勇：《鐘秀勇講民法》，中國政法大學出版社2014年版，第19頁。首先，申請人向專利局提交“撤回專利申請聲明”的行為即為權利人（申請人）對其權利客體（專利申請權）的處分行為（放棄）。其次，鑒于支配權具有主體確定，義務主體（除了權利人之外的其他所有人）不確定，因此申請人放棄其專利申請權無需向任何人請求，而專利局在這個程序中僅僅是登記機關或公示機關，并不具備審批權能，故也非義務機關。最后，支配權的權利實現具有直接性，無需義務人的積極行為（無需專利局的審批），只要義務人不實施侵害行為（具體到專利申請權的放棄，是指有第三人聲稱放棄申請權的主體不具有處分權等），支配權即處于實現狀態（專利申請權終止）。綜上，自申請人提交有效“撤回專利申請聲明”之日起，停止對相關專利申請的所有審查程序，前述支配權即得以實現，專利申請權終止。從《物權法》中的區分原則來看申請人主動撤回專利申請，涉及兩個時間點，即，申請人提交有效的“撤回專利申請聲明”之日和在專利公報上公示之日，將整個程序劃分成如下三個時間段，其分別具有不同的法律意義，具體討論如下。申請人主動放棄專利申請權，可以采用基于法律行為發生的不動產物權變動的規則來處理。申請人提交有效的“撤回專利申請聲明”之日起，所有權利人均同意并簽章愿意放棄專利申請權，則放棄專利申請權的單務合同生效，專利申請權終止。當該放棄申請權事宜在專利公報上公示之日起，才具備對抗第三人的效力，發生準不動產物權變動的法律效果，即第三人可以未經允許任意使用公開的技術方案。自提交有效的“撤回專利申請聲明”之日起至在專利公報上公示之日止，這個期間，該專利申請權終止，但因尚未公示，物權變動尚未發生，因此對第三人而言，該申請權依然屬于原申請人，在此期間，發生相關侵權事宜，侵權人仍需要對原權利人負相應的法律責任。《專利審查指南》的現行規定并未將放棄專利（申請）權這一行為放到《物權法》框架下進行解釋，即，并未區分“合同的生效”與“物權變動的效力實現”，而是過于簡略的規定“撤回專利申請的生效日為手續合格通知書發文日”。“手續合格通知書”僅僅具備通知原權利人其放棄專利申請權的法律手續合格，其與放棄權利的單務合同的是否生效，以及準不動產物權是否發生變動，均無必然聯系，因此，現行指南中的相關表述是不夠細致的。從拋棄物權的角度來看主動放棄專利申請權屬于對物權的拋棄。因拋棄而導致物權消滅，屬于基于單方法律行為導致的物權變動。拋棄所有權的，所有人的所有權消滅，原物成為無主物，動產他人可先占取得所有權，不動產由國家取得所有權。18鐘秀勇：《鐘秀勇講民法》，中國政法大學出版社2014年版，第191頁。專利權是一種準不動產物權，因此可以參照《物權法》上對于不動產物權的處理規則來處理。具體到專利申請權的放棄，只要權利人的放棄的法律行為有效，具有相應的處分權，則申請人的專利申請權消滅，即該專利申請公開的內容，為公眾所共有，任何人可以未經原權利人同意，任意使用，不涉及侵權或賠償。綜上所述，筆者認為，當申請人提交有效“撤回專利申請聲明”之日，申請人放棄申請權的法律行為有效，則該專利申請權的效力終止，與登記機關或公示機關經形式審查合格的日期以及登記或公示之日無必然聯系，也與登記機關或公示機關收到該聲明的具體日期無直接關系。關于申請權變更（包括撤回相關的請求或放棄權利）生效日期的確定，國內法與國際法的規則略有不同。國際法中，無論PCT國際申請的撤回、國際申請申請日的確定、19國家知識產權局：《PCT法律文件匯編》，知識產權出版社2009年版，第9頁。還是EPO專利申請權的轉讓，均以“收到”申請人請求之日，撤回生效。中國法律（包括專利法、物權法及民法通則）的規定則更多考慮到對權利人的真實意思表示的尊重，均以“提交”請求之日作為生效日期，而非登記機關或公示機關收到請求之日，延續了中國專利法對申請人意思表示的尊重。具體到專利法，除了按照A32提出的主動撤回申請權外，類似的情況還體現在：申請日的確定是以文件遞交日為準，20中華人民共和國知識產權局：《專利審查指南》，知識產權出版社2010年版，第449頁。對審查意見通知書的答復是否逾期也是以申請人提交之日為準（對于紙件申請，即寄出之日，而并非專利局收到補正文件之日）等，并非專利局“收到”相關文件之日。四、審查制度的完善基于上述主動撤回程序中適用禁止反悔原則的討論，以及主動撤回程序生效日期的確定原則，筆者對現行的審查指南中的相關規定提出了如下的完善建議。（一）基于主動撤回程序適用禁止反悔原則《專利審查指南》第一部分第一章第6.6節“撤回專利申請的聲明”中規定：申請人根據專利法實施細則R36.1撤回專利申請的，應當向國務院專利行政部門提出聲明，寫明發明創造的名稱、申請號和申請日，并附具全體申請人簽字或蓋章的證明材料……撤回聲明不符合規定的，審查員應當發出視為未提出通知書。基于主動撤回程序適用禁止反悔原則，筆者認為，現行規定過于簡略和概括，“著錄項目信息”與“申請人簽章”雖然都可能導致不符合上述規定，但前述兩種手續文件具有不同的法律屬性，不應當一概而論，應當分別討論。1.因著錄項目信息有誤導致不符合相關規定的情形在提出撤回聲明的主體有權撤回該專利申請的前提下，因著錄項目信息有誤導致不符合相關規定的，可以視具體情況發出“補正通知書”或“視為未提出通知書”，具體如下。（1）如果“撤回專利申請的聲明”中的申請號填寫正確，只是申請號與發明名稱或申請日不對應，不能唯一確定目標專利申請時，審查員應當發出“補正通知書”，給申請人補正的機會，取代現行制度中一刀切的發出“視為未提出通知書”；申請人在指定期限內答復并補正合格的，審查員應當發出“手續合格通知書”，并注明本申請的撤回自提出有效的“撤回專利申請聲明”之日起生效。有效的“撤回專利申請聲明”之日，是指符合相關規定的“聲明”提出之日，首次提交的“聲明”不符合規定