注冊商標與未注冊知名商標的優先關系——“小肥羊”不正當競爭糾紛案面臨的法律問題

2003年8月26日，北京市第一中級人民法院公開審理了內蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司訴內蒙古華程科貿有限責任公司、北京市石景山華聯商廈有限公司不正當競爭糾紛案。由于此案涉及到反不正當競爭法的具體適用、注冊商標與未注冊知名商標以及商品表示等的優先關系判斷等問題，引人矚目。

一、案情簡介

原告內蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司訴稱，1999年原告在傳統火鍋的基礎上加以創新形成了“不蘸小料涮羊肉”的食法，受到消費者的歡迎；至庭審日，“小肥羊”全國特許連鎖加盟店已發展至616家，原告的企業字號“小肥羊”，已成為“不蘸小料涮羊肉”食法的特有名稱，并成為公眾周知的知名品牌；被告華程科貿公司原生產“蜀都川老板”火鍋湯料，2000年在“小肥羊”成功后，便大量生產“小肥羊”火鍋湯料，使消費者對商品主體及其來源產生了誤認；被告華聯商廈則銷售了該火鍋湯料。原告認為被告的行為是一種攀附知名字號的不正當競爭的“搭車”行為，違反了《反不正當競爭法》第5條第2、3項的規定，給原告造成了巨大的經濟損失，要求賠償經濟損失100萬元。

被告內蒙古華程科貿有限責任公司辯稱，原告公司成立于2001年7月11日，而在此之前，被告已于2001年1月12日申請注冊了“小肥羊”商標，標記“小肥羊”注冊商標銷售火鍋湯料不是使用他人的商品名稱而是使用自有商標的合法行為，而且原告從未生產過火鍋湯料類的商品，被告不存在擅自使用原告知名商品特有名稱的問題。

第二被告北京市石景山華聯商廈有限公司則主張本公司從未銷售過第一被告的產品，自己不應成為本案的訴訟當事人。

同時，通過當庭當事人的質證、辯論所知如下事實，值得關注。被告華程科貿公司舉證，1999年9月13日成立的包頭小肥羊酒店，于2000年12月1日變更登記為包頭小肥羊連鎖總店，以后在2001年7月11日采取設立登記方式成立了內蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司。據此，被告認為變更登記與設立登記法律性質不同，設立登記意味著新法人的誕生，因此，被告2001年1月12日注冊登記的“小肥羊”商標先于原告“小肥羊”商號取得。對此，原告認為，在上述變化中，基本股東并沒有發生變化，只是在成立內蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司時增加了新股東，法庭應當尊重企業變化發展的事實及商號使用的延續性，因而，原告對“小肥羊”是在先使用。

2.原告舉證，被告華程科貿公司原來生產的火鍋湯料稱為“蜀都川老板”，后來改為使用“小肥羊”商標，并且，其字形字體與原告的“小肥羊”一樣。

二、在先使用與反不正當競爭法適用除外法理

通過以上案情介紹可以看出，本案首先需要解決的是在先使用與反不正當競爭法適用的關系問題。

首先必須明確的是，這里議論的“在先使用與反不正當競爭法適用的關系”與商標法有關在先使用的規定存在著內涵上的差異。在商標法中，在先使用在商標注冊申請中的意義是明確的，其立法目的是對在先使用權利狀態的承認。與之相比，“在先使用與反不正當競爭法適用除外”的關系調整，雖然在保護在先使用權利狀態上有著相似之處，但是，從結果狀態來看，商標法解決的是授權問題，并且給予保護的是經國家授權的專用使用權，而反不正當競爭法保護的則是事實狀態利益，因而，二者在具體內涵上有著明顯差異。

具體而言，“在先使用與反不正當競爭法適用除外”是指在他人的商品表示、營業表示被需要者廣泛認識前或變得知名前，已實際使用相同或類似于該商品表示、營業表示者，具有先使用權；法律將先使用者迄今為止所付出的企業努力而蓄積的信用視為既得權而加以保護。在我國，具有類似意義的規定是1995年7月6日國家工商行政管理局頒布的《關于禁止仿冒知名商品特有的名稱、包裝和裝潢的不正當行為的若干規定》，該規定第4條第2款指出：“特有的商品名稱、包裝、裝潢應當依照使用在先的原則予以認定。”

關于“在先使用法律適用除外”的立法目的，可以理解為對于在特定的商品表示獲得周知性以前使用相同或類似商品表示者來說，如果在其后他人的商品表示變得周知后而禁止其表示的使用，將欠缺法律的安定性，并且，對在先使用者而言有失公平。在這里，商品表示、營業表示的周知性的存在事實，是確認在先使用狀態的前提，即反不正當競爭法將要決定的是某一商品表示與知名商品表示之間、或者注冊商標與未注冊知名商品表示之間的優先關系。

值得注意的是，對于因在先使用而不適用反不正當競爭法，法律也有著嚴格的限制，即要求在先使用者沒有“不正當的目的”，并且，在先使用權原則上應是在歷來的經營范圍內得到承認，如果是對于他人的商品表示知名性的搭車而企圖擴大自己經營的行為，將受到限制。也就是說，善意的在先使用可以成為反不正當競爭侵權訴訟的抗辯理由。

不過，由于我國反不正當競爭法并沒有“在先使用法律適用除外”的具體規定，在反不正當競爭法具體適用中能否參照商標法先使用權保護原則以及國家工商行政管理局的有關規定，值得探討。

三、注冊商標的使用與反不正當競爭法的適用

另一方面，本案涉及的法律問題不單單局限于反不正當競爭法的“在先使用適用除外”法理，由于被告華程科貿公司使用的是“小肥羊”注冊商標，而原告并未獲得標有“小肥羊”字樣的注冊商標。這樣，本案還將面臨兩個問題，一是如果確定被告華程科貿公司注冊商標“取得”先于原告商號的使用，被告依此能否對抗原告的訴訟請求；二是注冊商標的使用在反不正當競爭訴訟中判斷是否混同時的影響力。

首先，關于第一個問題，必須一提的是，當庭質證、辯論中被告華程科貿公司聲稱，該公司生產銷售“小肥羊”湯料始于2003年3月，而原告則立即反駁說至遲在2003年2月前已開始生產銷售，被告將實際生產銷售時間推遲是為了在損害賠償額計算時謀得利益。

我國商標法采取注冊主義，商標權依注冊而產生。注冊主義意味著與商標使用的社會事實相脫離，承認注冊自體創設權利的設權作用。因此，注冊主義不追認已經存在著的社會事實，而由注冊設定獨占排他權，據此形成將來的社會事實并加以保護。在注冊主義下的法制具有如下特色商標不論有無使用，只要其注冊存在就允許其存續，因此，為了將來使用而預先注冊是可能的，同時，不苛求使用義務，承認自始就無使用意思的防護商標。

2.不承認采取使用主義立法中的擬制使用也具有優先權）。

因此，在我國，注冊商標的取得并不等同于該商標的實際使用，“商標的使用”意味著在商品的生產、銷售過程中將商標標識貼付于商品。這樣，在反不正當競爭法具體適用中，注冊商標的實際使用在決定在先使用順序時具有特別意義。應當說反不正當競爭法注重的是保護在先使用權利狀態，與國家工商行政管理局《關于解決商標與企業名稱中若干問題的意見》的立場雖有不同，但并不相悖。之所以如此說，是因為后者的目的是為了解決兩項既得授權間的矛盾。

其次，關于注冊商標的使用在反不正當競爭訴訟中判斷是否混同時的影響力問題。在這里，包括兩個層面的問題，一是指控主體使用的商標是否為注冊商標對判斷混同的影響，二是被控侵權主體使用的商標是否為注冊商標對判斷混同的影響。

與商標法保護注冊商標權不同的是，反不正當競爭法第5條是通過禁止不正當競爭行為保護知名商品表示，包括與經營相關的自然人的氏名、商號、商標、標識、商品容器包裝等商品表示和營業表示；因此，反不正當競爭法不僅禁止假冒注冊商標的行為，也禁止擅自使用知名商品已實際使用著的商標標識。也就是說，關于指控主體使用的商標是否為注冊商標，在適用反不正當競爭法時沒有區別意義。

那么，在被控侵權主體使用的是注冊商標時，適用反不正當競爭法又將做如何考慮呢？這是本案面臨的棘手問題。

從反不正當競爭法比較法上看，“可視為依據商標法權利行使的行為不適用不正當競爭防止法”的立法例僅在日本法中出現過；根據該項法律規定，如果是依據商標法而行使權利，即使屬于商品表示、營業表示的混同行為，也不成為不正當競爭行為。從法律沿革上來講，如此立法的目的是重視商標注冊的結果，即商標權是經審查程序而產生的，必須受到尊重，并且，商標權是國家認為“大致正當”而賦予的權利，不經無效或撤銷程序而直接依靠不正當競爭防止法進行限制是不妥的。進一步抽象而言，此項規定可視為在法律地位上不正當競爭防止法不優越于商標法的規定。

不過，上述法律在1993年日本修改不正當競爭防止法時已被刪除，并且，商標法、不正當競爭防止法同是競業法一駕車的兩輪的觀點，已被廣泛認同。現在，即使不經過商標權的無效或撤銷程序，直接謀求依靠反不正當競爭法對注冊商標的權利行使進行限制也是可能的，只是商標法規定的在先使用權，仍然可以被動地成為抗辯權。

在我國，反不正當競爭法及有關規定中未見有注冊商標權的權利行使可以適用除外的規定。相反，商標法第31條規定“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”，這一原則在反不正當競爭法適用中也應是準用的，因為，在商標法與反不正當競爭法調整保護的法律關系中，不允許權利濫用應是一般原則。

四、注冊商標與未注冊知名商標的優先關系

在探討“注冊商標與未注冊知名商標的優先關系”問題前，我們首先需要明確如下概念反不正當競爭法上的商品表示的概念，包含商品表示和營業表示兩方面內容，即包括與經營相關的自然人的氏名、商號、商標、標識、商品容器包裝等商品或營業表示，并且，在反不正當競爭法中，商號、商標不論是否進行了登記或注冊、是否滿足商標注冊要件，均成為法律保護對象。

2.所謂商號，是商人關于自己營業的名稱表示，是“人的標識”的一種，商法將其作為保護對象既是從這個側面加以把握的。另一方面，商號在賦有了商品標識機能或者營業標識機能的場合，也受到反不正當競爭法的保護。

3.根據尼斯協定，各國目前普遍采用的商品和服務分類方法，只是作為商標注冊時的管理分類方法，而不是區別判斷商品或服務是否類似的標準。這一通念，在我國法律實踐中已被認同。國家工商行政管理局《關于商標行政執法中若干問題的意見》第7條第3款指出：“商品和服務使用相同或者近似商標的，易使消費者對商品和服務的來源產生混淆的，該商品與服務應當認定為類似。”就本案而言，與工商行政管理局解決注冊商標與企業名稱爭執的不同之處在于，法庭面對的是在適用反不正當競爭法時，如何決定注冊商標與知名商品表示的優先關系問題，即在知名商品表示與注冊商標并存、競合狀態下，應如何調整二者的關系。

首先，在決定“注冊商標與未注冊知名商標的優先關系”時，即使在重視注冊法律效果時代，法律學說也可歸納為兩種立場，一種是以注冊商標的取得與知名商標獲得周知性時期的先后來決定二者的先后關系；另一種則是將知名商標分為具備周知性程度、基于在先使用權的程度、達不到這些程度的三個階段，以在各階段商標注冊是否伴隨著客觀且實質性的瑕疵而進行了違法注冊為標準，決定注冊商標與知名商標的優先關系。同時，后者主張，只要發生混淆，具有知名商標者即可基于反不正當競爭法阻止注冊商標使用者，即在實際使用著的商標到達獲得了周知性階段，存在有抵觸關系的商標即使取得了注冊，也應視為違反了反不正當競爭法的基本原則；至少在申請商標注冊時，如果明知該商標已經處于使用中而仍進行商標注冊申請的，應視為對他人商標使用行為的惡意。

由此可見，商品表示是否到達了“知名”階段是上述兩種立場的相同判斷標準，所不同的是，前者將注冊商標的取得作為判斷先后順序的始點，而后者則強調商標注冊是否善意，并重視反不正當競爭法立法目的之一是解決“混同”問題。

回顧本案當庭質證、辯論的事實，由于原告企業在中途重新進行了法人設立登記，按照法律嚴格定義，應視為被告華程科貿公司的注冊商標取得在先；但是，這一先后順序并不直接妨礙對原告商品表示知名性的判斷，因為，即使后發企業也可以通過商標、商號使用許可等獲得知名商標或營業表示。本案的關鍵，也就是在理論上可能產生分歧的，是以注冊商標的取得在先比較知名商品表示的先后順序，還是以注冊商標的實際使用作為判斷先后順序的標準。

在世界范圍內，即使是采取注冊主義的各國商標法，為了防止社會事實與注冊實體的游離，而吸收采納了使用主義的制度，其具體事例是不使用商標的撤銷制度、在先使用權制度等。

另一方面，從本文前面介紹可知反不正當競爭法對在先使用保護的目的。因此，筆者主張，以最先實際使用作為先后順序的判斷標準之一，并比較知名商品表示獲得周知性的時期，求得在先使用排序；同時，在決定注冊商標與未注冊知名商標的優先關系時，還應考察注冊商標取得者的目的是否正當。

綜上所述，就本案而言，應參照商標法有關在先使用的基本原則及有關規定，援用“在先使用反不正當競爭法適用除外”法理，并進行如下判斷

原告實際使