預料不到的技術效果與專利創造性評判預料不到的技術效果與專利創造性評判預料不到的技術效果與專利創造性評判xxx公司預料不到的技術效果與專利創造性評判文件編號：文件日期：修訂次數：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度——從鐵素體系不銹鋼案不同審級呈現的不同評判方式說起李越

王軼

杜國順[1]摘要：預料不到的技術效果在創造性評判中扮演著何種角色是一個值得探討的問題。如何厘清預料不到的技術效果與顯而易見性判斷之間的關系、掌握預料不到的技術效果的認定方式以及對比實驗的審查方式均對創造性評判具有重要意義。實踐中，針對上述問題在認識上的分歧直接導致創造性評判標準在專利行政和司法的不同審級中執行上的不一致，甚至評判結論大相徑庭。本文擬由鐵素體系不銹鋼案入手，透過該案所涉及的兩審法院和復審委合議組之間觀點的異同，結合國內外專利審查實踐，以客觀公正地評價發明創造的智慧貢獻為目的，探究對上述爭議問題的解決之道。關鍵詞：創造性預料不到技術效果顯而易見性“三步法”對比實驗

一、引言在鐵素體系不銹鋼專利無效宣告案中，針對專利復審委員會作出的第18653號無效宣告審查決定，北京市高級人民法院在高行終字第1754號行政判決書中，基于爭議專利實施例C1的最大侵蝕深度比對比例C16的效果提高了44％，認為其專利取得了預料不到的技術效果[2]，從而推翻了專利復審委員會和北京市第一中級人民法院的觀點。早前，北京市第一中級人民法院判決認為，實施例Cl與比較例C14-C16相比多種元素的含量均存在差異，并不足以證明僅是由于Mn和Ti含量的區別使之具備了較好的耐間隙腐蝕性，即沒有證據證明這種預料不到的技術效果是由區別技術特征所致，因而不能認可其創造性[3]。兩級法院針對此專利的創造性判斷的結論完全相左，且判決書中對創造性評判中技術效果的認定和針對“預料不到的技術效果”的判斷采用的標準也不一致，而上述判決思路又均與專利復審委員會所作的第18653號決定存在分歧。在專利審查以及專利訴訟實踐中，發明產生的技術效果與其創造性判斷有著千絲萬縷的聯系，如果不理清二者的關系，則不能客觀公正地評價發明作出的智慧貢獻。本文擬從鐵素體系不銹鋼案出發，結合國內外專利實踐，從預料不到的技術效果與創造性之間的關系角度入手，探討如何客觀地評價發明的創造性。

二、案情簡介第號發明專利涉及一種耐腐蝕性優良的鐵素體系不銹鋼，其中爭議的權利要求7限定了各組分的含量；附件4作為最接近的現有技術，公開了一種高溫強度優異的鐵素體系不銹鋼。二者元素組成相同，并且，復審委和兩審法院均認定區別技術特征在于：權利要求7中Mn、Ti的含量范圍落入附件4公開的上述元素的含量范圍內。在上述區別技術特征的認定基礎上，復審委與上述一審、二審法院有關創造性評判的主要觀點如下：復審委認為，本領域公知Mn和Ti在鐵素體不銹鋼中的作用，且附件4同樣公開了本領域技術人員可以根據需要調節Mn和Ti的用量，但不能超過其下限值和上限值;此外，附件4中多個實施例中Mn和Ti含量落入本專利權利要求范圍內。因此，本領域技術人員在附件4的基礎上容易根據實際性能需要、價格因素等綜合考慮選用Mn、Ti的含量，即權利要求中限定的Mn、Ti的含量范圍對于本領域技術人員來講也是常規選擇，其技術效果是可以預料的，本專利中也沒有證明該小范圍的選擇產生了預料不到的技術效果。因此，基于所確定的區別技術特征及其實際解決的技術問題，本專利權利要求7相對于附件4不具備創造性[4]。針對專利權人爭辯的本專利的比較例C16能夠證明因Cr含量的不同導致本專利耐間隙腐蝕性優異的觀點，復審委認為，比較例C14、C15、C16的產品最大侵蝕深度均在800μm以上，耐間隙腐蝕性差，其中C14和C15中Cr含量分別為％和％，同時在本專利和附件4所述的范圍之內，故該實驗數據不足以證明C16產品的性能結果是僅由Cr含量的不同所致，且Cr含量范圍并不是權利要求7與附件4之間的區別特征，因此，本專利相對于附件4沒有取得預料不到的技術效果。[5]。一審法院認為，發明具備創造性的重要考慮因素在于其是否具有預料不到的技術效果，而其預料不到的技術效果也是確認其“實際要解決的技術問題”的關鍵所在。因此，需要考慮本專利說明書中是否有證據表明，該區別的存在使得權利要求7具有了預料不到的技術效果，使不銹鋼具有耐間隙腐蝕性的效果，方能以此確定其“實際要解決的技術問題”是改善耐間隙腐蝕性。如果專利權人無證據證明這種預料不到的技術效果是該區別所致，那么本領域技術人員在附件4的基礎上為了獲得“高溫下具有優異強度”這一效果，在附件4的范圍內進行選擇同樣可以得到與權利要求7完全相同的鐵素體系不銹鋼[6]。本專利說明書中只有編號為Cl的鋼涵蓋在權利要求7的范圍內，但其與比較例C14-C16相比，由于多種元素的含量均存在差異，并不足以證明僅是由于Mn和Ti含量的區別使之具備了較好的耐間隙腐蝕性，故本領域技術人員為了獲得“高溫下具有優異強度”這一效果，在附件4的范圍內進行選擇以得到與權利要求7完全相同的鐵素體系不銹鋼是顯而易見的，因此，權利要求7相對于附件4不具備創造性[7]。二審法院認為，涉及到化學混合物或組合物的創造性判斷中，當本領域技術人員難以預測技術方案中組分及其含量的變化所帶來的效果時，不能機械地適用“三步法”，應當根據技術方案是否取得預料不到的技術效果作為判斷是否具備創造性的方法。本案權利要求7屬于附件4的技術方案的選擇發明，該選擇所帶來的預料不到的技術效果是考慮的主要因素。根據本專利說明書的記載，權利要求7的發明目的在于合成一種具有耐間隙腐蝕性鐵素體系不銹鋼，從本專利說明書記載的實驗數據可知，本專利實施例中C1的最大侵蝕深度為516μm，而對比例C16的最大侵蝕深度為925μm。對比例C16屬于落入附件4中而未落入權利要求7中的具體技術方案。從效果上看，本專利實施例的最大侵蝕深度比對比例C16的效果提高了44%，可以認為本專利權利要求7取得了預料不到的技術效果，具備創造性[8]。

三、三種不同的創造性評價方式在評價發明的創造性時，上述三個審級的評判過程呈現了有趣的三種不同方式，使得審查實務中有關創造性判斷的不少爭點被集中反映出來。筆者將三個審級的創造性評判方式具體對比如下：表1

本案涉及的三個審級的創造性評判對比表評價因素復審委一審法院二審法院是是否顯而易見性的判斷是否采用顯而易見性的判斷方式是否確定區別技術特征是是是是否確定實際解決的技術問題否未正面確定，但認定專利權人主張的技術問題不成立否是否進行技術啟示的判斷是。但針對的是根據實際需要將區別特征作為常規選擇引入是否有啟示是。但針對的是獲得高溫下的優異強度進行選擇是否有啟示否備注：復審委和一審法院雖采用“三步法”，但均沒有正面認定發明實際解決的技術問題，之后所進行的技術啟示的判斷也是針對不同的技術問題判斷是否存在啟示。預料不到的技術效果的認定是否認可本專利相對附件4產生更好的技術效果未表態未表態認可是否判斷技術效果與區別特征的引入之間的關系判斷。但不認可二者間有關系判斷。但不認可二者間有關系沒有判斷。是否判斷技術效果的可預見性因不認可效果與區別特征的引入有關而直接否定效果是預料不到的未表態未判斷。直接由實驗數據有差異得出效果是預料不到的結論備注：復審委與一審法院均首先分析技術效果與區別特征之間的關系，而二審法院僅關注實驗數據是否存在量化差異。對比實驗證據的審查是否對實驗數據予以考慮是是是是否認可實驗證據的真實性是是是是否考察實驗樣本的選擇具有代表性或可比性考察。但不認可具有代表性和可比性考察。認可具有代表性和可比性是否判斷實驗結果與區別特征的引入間的關系判斷。但針對的是Cr含量特征判斷。但針對的是Mn,Ti含量特征沒有判斷備注：對于實驗樣本的選擇是否具有可比性和代表性，三個審級均予以考察，但由于考察的標準不同導致結論不同。盡管復審委與一審法院強調要判斷實驗結果與區別特征的引入間的關系，但針對的區別技術特征卻不同，而二審法院沒有考慮二者之間的關系。

復審委遵循“三步法”進行判斷，認為附件4中給出了進一步選擇Ti和Mn的含量范圍的技術啟示，且對本領域技術人員來講是常規選擇，其技術效果也是本領域技術人員可以預料的，亦不認可本專利通過對該小范圍的選擇產生了預料不到的技術效果，但沒有對發明實際解決的技術問題進行正面分析和認定，相應地也沒有正面認定本專利相對于附加4產生的是何種技術效果以及回應專利權人所強調的提高耐間隙腐蝕性的效果和有關二者發明目不同的爭辯。一審法院認為，具有預料不到的技術效果是發明具備創造性的重要考慮因素，預料不到的技術效果也是確認發明實際要解決的技術問題的關鍵，且預料不到的技術效果應當是區別技術特征所致；相應地，用于證明預料不到的技術效果的對比試驗的設計也應當與區別特征之間存在因果關系。代表本專利的C1與代表現有技術的比較例C14-C16因多種元素含量均存在差異，不能證明區別技術特征Mn和Ti含量的不同帶來了耐腐蝕性的改善，不能證明發明實際解決了改善耐腐蝕性的技術問題，因而本領域技術人員在附件4范圍內進行選擇是顯而易見的。二審法院主張以“預料不到的技術效果”的判斷作為一項獨立的創造性評判方法來替代“三步法”，即，認為只要發明具有預料不到的技術效果就應當認可其創造性。在認定預料不到的技術效果的過程中，僅將落入本專利范圍內的C1與落入附件4范圍的C16的效果數值進行對比，由C1比C16耐腐蝕效果數值提高了44%，而直接得出本專利取得了預料不到的技術效果的結論；其間，沒有考查所比較的C1和C16方案之間的差別是否體現爭議專利和附件4的區別特征之間的關系，忽略了區別特征與預料不到的技術效果之間的因果關系，且未對判斷預料不到的技術效果的考慮因素進行分析，似乎將數量上有差異等同于預料不到的技術效果，將發明作為整體實際產生的技術效果等同于基于區別特征產生的技術效果。首先，因本案涉及的各審級以及雙方當事人對區別技術特征的認定均一致，故本文將有關區別技術特征認定的問題排除出本文探討范圍。然而，通過以上分析可以發現，三者在“三步法”的適用范圍和條件、預料不到的技術效果在創造性審查中的地位、如何認定預料不到的技術效果、對比實驗的審查等方面存在分歧。這些分歧的存在也常常導致在不同程序中審查標準執行不一致，為了客觀公正地評價發明的創造性及其智慧貢獻，本文擬對上述焦點問題作一探討。

四、焦點評析本案涉及創造性審查基準之爭，體現了不同審級之間有關“預料不到的技術效果”與創造性關系的不同觀點。復審委認為，創造性的審查過程中，主要是判斷要求保護的技術方案相對于現有技術是否顯而易見。一審法院認為，發明具備創造性的重要考慮因素在于其是否具有預料不到的技術效果，而其預料不到的技術效果也是確認其“實際要解決的技術問題”的關鍵所在。而二審法院認為，涉及到化學混合物或組合物的創造性判斷中，當本領域技術人員難以預測技術方案中組分及其含量的變化所帶來的效果時，不能機械地適用“三步法”，應當根據技術方案是否取得預料不到的技術效果作為判斷是否具備創造性的方法。其中，盡管二審法院措辭上采用的是“不能機械地適用‘三步法’”這樣的表達方式，似乎可理解為，在判斷創造性時不應僅考慮適用“三步法”而不考慮其它判斷方法或者在適用“三步法”過程中不要機械教條，而非杜絕適用“三步法”；但由于判決同時又指出在上述情形下“應當”采用“預料不到的技術效果”的判斷方法，如此說來，其厚此薄彼之意則昭然若揭；可見，上述二審法院觀點是將“預料不到的技術效果”作為獨立的創造性判斷方法與“三步法”并列，并設立了“三步法”適用的禁區，這與實踐中將“預料不到的技術效果”作為“三步法”創造性判斷的輔助考量因素之一的普遍做法出現了分歧。下文將在對本案的具體案情的研究基礎上，由“預料不到的技術效果”的概念、設立的本義以及指南的相關規定出發結合其他國家相關規定來詮釋“預料不到的技術效果”和“三步法”之間的關系以及應當如何在創造性評價中把握“預料不到的技術效果”。1、“預料不到的技術效果”的概念要厘清“預料不到的技術效果”與顯而易見性判斷（“三步法”）的關系，首先應當區分“技術效果”和“預料不到的技術效果”。創造性的判斷過程的第二步被稱作技術問題的構建，考慮發明的“技術效果”是該步驟的確定發明實際解決技術問題的事實基礎，于是，“作為一個原則，發明的任何技術效果都可以作為重新確定技術問題的基礎”[9]，指南此處規定的“基礎”并非“預料不到的技術效果”；因此，對發明產生的技術效果的認定就成為創造性評判的一個不可缺失的環節，而對“預料不到的技術效果”的認定相對于創造性的判斷而言則顯然并非如此。審查指南指出：發明取得了預料不到的技術效果，是指發明同現有技術相比，其技術效果產生了“質”的變化，具有新的性能；或者產生“量”的變化，超出人們預期的想象。這種“質”的或者“量”的變化，對所屬技術人員來說，事先無法預料或者推理出來[10]。從中可以看出，判斷“預料不到的技術效果”其實與適用“三步法”判斷顯而易見性一樣，均是在技術效果的事實基礎上作出的判斷；并且，判斷發明是否具備“預料不到的技術效果”的主體應當與創造性的判斷主體保持一致，應當是所屬領域技術人員；所謂“預料不到”是指技術效果本身的質變或量變相對于主體的判斷能力和現有技術的給出的教導而言，因而同樣是需要以所屬領域技術人員視角根據現有技術以及本申請的技術效果做出的全面、客觀的評判。2、審查指南中“預料不到的技術效果”規定的設立本義在審查指南中，“三步法”是作為顯而易見的判斷方法提出，而顯而易見性對應于“突出的實質性特點”，由于在創造性審查中對“顯著的進步”要求被相對弱化，且發明在具備突出的實質性特點的前提下其顯著進步的存在似乎不言而喻，所以在具備非顯而易見性的情況下，則滿足了創造性的要求，故“三步法”實質上是判斷創造性最重要的方法，作為審查指南中列舉的一般性判斷方法，具有普遍適用性?！邦A料不到的技術效果”在審查指南中是作為“判斷發明創造性時需考慮的其他因素”之一提出的，審查指南指出，發明是否具備創造性通常應根據“三步法”的審查基準進行審查。但在出現這些“需要考慮的其他因素”時，審查員應當予以考慮，不應輕易做出發明不具備創造性的結論。審查指南[11]進一步談及對預料不到的技術效果予以考慮的出發點時指出，在創造性的判斷過程中，考慮發明的技術效果有利于正確評價創造性。如果通過“三步法”已經得出非顯而易見性的結論時，則不應強調發明是否具有預料不到的技術效果。[12]上述內容在審查指南中僅作為“審查創造性時應當注意的問題”被提出。從審查指南的上述表述可以看出，對于“預料不到的技術效果”的考察在創造性判斷中的地位低于“三步法”，是否產生預料不到的技術效果不是創造性判斷的一個完整的判斷基準，而僅是眾多需要考慮的要素之一，提出“預料不到的技術效果”的目的在于：提醒判斷者注意，防止在審查中遺漏對于有價值的技術效果的考慮導致輕易抹殺發明的技術貢獻。在歐洲專利局審查指南中把此類需要考慮的情形統稱為“次要因素”(Secondaryindicators)。歐洲專利局在判例法中指出所述次要因素僅僅是評價創造性的輔助考慮因素[13]，只有在懷疑的情況下才是有重要意義的，也就是說當客觀評價現有技術的教導尚不能給出明確結論的情況下需要重點考慮。美國專利商標局審查程序手冊也將預料不到的效果稱作“輔助考慮因素”(secondaryconsiderations)，明確指出創造性判斷中這類輔助考慮因素的重要性依不同的案情而不同[14]?？梢?，在不同國家的審查實踐中，預料不到的技術效果在創造性判斷中的地位是類似的。將預料不到的技術效果作為次要因素提出的意義在于：一方面，在一定的情形下可以作為“三步法”下位的輔助考慮因素；另一方面，在非顯而易見性的初步判斷后，用作衡量發明所做出的技術貢獻與其獲得的保護范圍是否相稱的輔助考慮因素。3、審查指南中有關“預料不到的技術效果”的規定的情形審查指南中關于“預料不到的技術效果”的應用情形可以分為兩種：第一種情形是將“預料不到的技術效果”作為一個要素出現在某些特定場合的創造性評判規則中，并使“預料不到的技術效果”的判斷結果直接作用于創造性審查結論的情形，例如：①在進行選擇發明創造性的判斷時，選擇所帶來的預料不到的技術效果是考慮的主要因素。如果選擇使得發明取得了預料不到的技術效果，則該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，具備創造性。[15]②對于已知產品的用途發明，如果該新用途不能從產品本身的結構、組成、分子量、已知的物理化學性質以及該產品的現有用途顯而易見地得到或者預見出，而是利用了產品新發現的性質，并且產生了預料不到的技術效果，則認為這種已知產品的用途發明有創造性。[16]③如果轉用發明是在類似的或者相近的技術領域之間進行的，并且未產生預料不到的技術效果，則這種轉用發明不具備創造性。[17]④在判斷化合物的創造性時，結構上與已知化合物接近的化合物，必須要有預料不到的用途或者效果。[18]從上述規定不難看出，“預料不到的技術效果”的判斷如直接作用于創造性的評判結論，則需要將發明與最接近的現有技術之間進行的技術構思和技術方案的比較結果作為前提條件，由此也可以印證預料不到的技術效果并非創造性判斷要考察的單獨因素，或者說是獨立的完整的判斷基準的觀點。進而，應理解上述規定是“三步法”在一些特定情況下的應用，是顯而易見性的一般判斷規則的下位規則，因此，作為完整的下位的規則可以在創造性評判中直接適用的。審查指南中“預料不到的技術效果”出現的第二種情形是在脫離上述前提被單獨提及的，即，沒有將其作為一個因素帶入到創造性評判的完整方法中，此種情形多作為提醒的方式出現。此時，應理解是從另一個角度審視顯而易見性的判斷結論以避免出現疏漏。形象地說，出于確保創造性評判的客觀性的目的，對于由“三步法”公式“計算”出的創作性判斷結果，必要時可以引入“預料不到的技術效果”進行驗算，提醒判斷者發明相對于現有技術產生的任何技術效果及其對所屬領域所帶來的價值均不應被遺漏；而在確定實際解決的技術問題環節，如果已經對所有技術效果予以全面準確考慮，則這種驗算顯然是并非必要的，也就是說，在此情形下，無論有無針對“預料不到技術效果”的判斷所得出的創造性評判結論均應當是一致的，并不會出現矛盾。如上所述，歐洲專利局在判例法中指出所述“次要因素”僅僅是評價創造性的輔助考慮因素[19]，只有在懷疑的情況下才是有重要意義的，也就是說當客觀評價現有技術的教導尚不能給出明確結論的情況下需要重點考慮。此外,美國專商局引用其司法判決的觀點（“對于有待裁決的權利要求來說，超出預期的結果是與顯而易見性法律結論有關的證據因素?！保┰谄渲改现忻鞔_規定，“超出預期的結果是非顯而易見性的證據”。[20]由此可見，在借助于預料不到的技術效果來評價創造性時，應當將其恰當地融入“三步法”的判斷過程中，對“三步法”形成有利補充，而非將二者割裂。4、“預料不到的技術效果”與實際解決的技術問題和技術啟示的判斷之間的關系通常而言，預料不到的技術效果會體現在發明實際解決的技術問題身上，實際解決的技術問題經常就是發明相對于現有技術產生的技術效果自身或者是將其提煉、概括或抽象成的技術任務，同時是否屬于“預料不到”的判斷又由技術啟示的強弱來決定。因此，如果發明產生了預料不到的技術效果，一般情況下也說明由此抽提出的實際解決的技術問題也是難以預料的；進而意味著，現有技術沒有給出明確、充分的解決該技術問題的技術啟示，于是，該發明的得出也將會是非顯而易見的。在本案中，假如專利權人提供的證據能夠證明本申請通過限縮Mn和Ti在合金中的含量范圍確實取得了超出本領域技術人員預期想象的耐腐蝕性能，在這樣的情況下，按照審查指南中關于選擇發明需要考慮預料不到的技術效果的角度，那么，在假定對Mn和Ti含量的選擇使得發明取得了預料不到的技術效果的前提下，該發明將具備創造性。同樣地，在上述耐腐蝕效果之預料不到已經得以確定的情況下，采用“三步法”來考慮該方案的創造性的結果如何呢？在此基礎上，該技術方案實際解決的技術問題應當是不銹鋼產品的耐腐蝕性能的提高。既然耐腐蝕效果達到了預料不到的程度，那么必然意味著，現有技術中并不存在技術啟示使得本領域技術人員有動機通過限縮Mn和Ti的含量范圍來獲得耐腐蝕性如此“預料不到”地優異的不銹鋼產品，所作選擇自然也非所屬領域公知常識。可見，權利要求7要求保護的技術方案于是就具備了創造性。通過上述兩種分析過程可知，在確認該方案的技術效果的情況下，無論是通過將預料不到技術效果因素納入的針對選擇發明的下位判斷原則，還是以上位的“三步法”作為判斷基準，最終得到的結論都是相同的。即，準確適用“三步法”以及在適用“三步法”過程中融入“預料不到的技術效果”因素的輔助判斷，最終得出的創造性判斷結論應該是一致的。因此，在本案的三個審級評判創造性真正分歧點并不在于判斷方法之爭，而在于對技術效果的事實認定，所謂判斷基準之爭不過是個偽命題。在本案中，專利權人、專利復審委以及兩級法院對于最接近的現有技術和區別技術特征的認定均不存在異議，而二審法院的判決的結論之所以與復審委和一審法院相反主要原因在于：在爭議專利相對現有技術所產生的技術效果的認定過程中，二審法院選取實施例C1和比較例C16進行比較，發現對比例C16的最大侵蝕深度比對比例C16的效果提高了44%。從而直接認定爭議專利相對于對比文件的產生的效果是耐腐蝕性提高，而復審委和一審法院對均未認可該效果。而進一步分析可知，分歧的原因有三點：其一，二審法院就創造性評判中技術效果與區別技術特征之間的關系所持的觀點與復審委和一審法院不同；其二，對對比實驗證據的審查與復審委和一審法院不同；其三，基于技術效果在數值上的差異直接認定屬于“預料不到”時也與目前復審委所持觀點不同。5、預料不到的技術效果的認定方式如果發明相對于最接近的現有技術改進技術效果是其區別技術特征帶來的，是否必然意味其產生了“預料不到的技術效果”，這個問題的解答涉及的是預料不到技術效果的認定方式問題。一般意義上提及的意外的技術效果是否等于專利領域所稱的預料不到的技術效果是否發明的技術效果優于最接近的現有技術就認定其具有預料不到的技術效果這些仍是值得討論的問題。技術效果的認定是判斷創造性的事實基礎。但技術效果應被視作一種外在的現象，產生這樣的現象是由其技術方案的本質來決定的。技術方案的影響因素和產生的效果都是復雜的，在某些情況下，由于這種復雜性會導致出現“眼見未必為實”的現象，所以，如何透過“現象”看“本質”，需要全面考慮這種預料不到的技術效果的來龍去脈，從而判斷發明人在現有技術的基礎上到底作出了何種貢獻，是否達到了具備創造性的程度。由預料不到技術效果的內涵可知，它是一種在事實基礎上作出的法律判斷，并非單純的對于技術事實的認定。因此，技術效果的提高是否等于具備創造性并非簡單看有無量化的改變和新性質的提出，而要結合技術方案的差異程度、效果的提高改進程度、現有技術的啟示程度和判斷者的預期能力作出綜合判斷。體現在到發明是否取得預料不到的技術效果的判斷應依賴嚴謹的判斷過程中，則首先應確認發明整體上獲得的技術效果，比較本專利與最接近的現有技術之間的效果差異，然后確定該效果差異與區別技術特征之間的邏輯關系，再判斷技術效果的可預見性。以上步驟是漸進式的。具體來看，以下因素在預料不到技術效果的認定中的均扮演著重要角色：1)相對于現有技術產生的技術效果首先，這種技術效果應當是指本發明要求保護的技術方案相對于現有技術產生的，換言之是發明有、而現有技術無的技術效果，或者二者相同性質的技術效果在量上的差異；第二，這種效果不能僅停留在申請人的斷言中，而應該是發明切實產生的。通常要通過與現有技術的比較才能予以確認切實產生的技術效果，而化學、醫藥領域中這樣的比較往往需要借助實驗證據完成。認定技術效果是否成立的素材包括本專利的說明書和權利要求書、案內現有技術以及本領域普通技術知識。在一些情況下，還需要考慮申請人補充的實驗數據。在對實驗數據進行比較時需要考慮樣本的選擇、參照對象的選擇，實驗結果的分析，從而確定實驗數據能否證明申請人聲稱的技術效果成立。2)本領域技術人員的預見力判斷發明是否具備“預料不到的技術效果”的主體應當與創造性的判斷主體保持一致，均為所屬領域技術人員。即所屬領域技術人員根據現有技術以及本申請的技術效果做出的全面、客觀的評判。雖然進行技術效果的比較時針對的可能是本申請的技術效果和最接近的現有技術的技術效果，但僅僅知道本申請的技術效果和最接近的現有技術的技術效果尚不足以判斷是否產生了預料不到的技術效果，更重要的是應當比較本申請的技術效果是否超越了所屬技術領域的技術人員能夠預期的技術效果（即標準線），其判斷標準應是說明書中能夠確認的技術效果相對于現有技術是否達到預料不到的程度，而不是只要數據顯示本發明與現有技術的效果存在數量上的差異或功能、性質上的“質變”就能夠認定其屬于“預料不到”的。美國專商局同樣規定了，優異的附加效果并不一定構成足以克服顯而易見性的初步證據，因為此類效果可以是意料中的，也可以是出乎意料的。申請人必須進一步表明，在一個并非顯而易見的范圍內，該結果大于可預期從現有技術獲得的結果，且該結果具有重大、實際的優勢。ExparteTheNutraSweet公司案，

19USPQ2d1586(Bd.Pat.App.&Inter.1991)

證據表明，按照所主張的方法，將糖精和L-門冬氨酰-L-苯基丙氨酸混合起來所獲的的大于附加甜味的效果不足以勝過顯而易見性證據，因為現有技術的說明導致人們在使用合成甜味劑混合物時一般都會預期產生大于附加增甜的效果。[21]那么，所屬領域技術人員的預見力由何決定？從上述探討也可以看出，簡言之，所屬領域技術人員由現有技術獲得的教導和啟示越多，要超越其預見水平，則對于技術效果的要求就更高；反之，由現有技術給出的教導和啟示越少，則技術效果就越難以預料。總之，所屬技術領域的技術人員基于發明能夠預期的技術效果的標準線需要結合發明的背景技術、所屬技術領域的普通技術知識、申請人所提交的證據等綜合判斷。在本案中，本專利說明書記載了本發明要解決的技術問題是提供耐間隙腐蝕性特別是間隙部的耐穿孔性優良和成形性優良的鐵素體系不銹鋼。在實施例部分重點測量了本發明的產品的耐間隙腐蝕性。而附件4則記載了一種高溫強度優異的鐵素體系不銹鋼。雖然該最接近的現有技術的發明人未測量該不銹鋼產品的耐腐蝕性，但是，作為一種不銹鋼產品，耐腐蝕性是不銹鋼產品的固有屬性之一。因此，預料不到“質”變的效果顯然可以排除；至于量變，假定二審法院耐腐蝕性能提高44%的效果成立，則需要考慮相對于所屬領域技術人員的預見力而言，該效果是否達到“預料不到”的程度，也并非只要數值上存在差異則必然屬于“預料不到”的技術效果。3)技術效果和預料不到的技術效果與區別技術特征之間的關系二審法院認為，如不采用“三步法”，而改用預料不到的技術效果判斷方法，可以避開去判斷發明相對現有技術解決的技術問題與發明構思以及集中體現該構思的區別技術特征及其集合的關系。對此，筆者是不能認同的。在實踐中，專利權人或專利申請人往往主張發明取得了預料不到的技術效果，來證明其發明具備創造性。而預料不到的技術效果，是指發明同現有技術相比，其技術效果產生變化超出所屬領域技術人員的想象。這種技術效果的變化是發明對現有技術作出改進產生的，而這種改進在權利要求中通常被具體體現為發明與現有技術間的區別特征及其集合，故判斷現有技術是否存在技術啟示以及進而判斷發明是否具有創造性均是以發明與現有技術之間的區別技術特征及其集合的引入為考察重點的。換言之，如果現有技術已經采用某技術手段解決了某問題并產生了某技術效果，則其就不應屬于發明所作出的貢獻。因此，與“三步法”中對于實際解決的技術問題的認定如出一轍，對于預料不到的技術效果同樣應關注其與區別技術特征之間是否存在因果關系。進而，不論是“三步法”還是預料不到的技術效果均應考察專利相對于最接近的現有技術產生的技術效果差異與區別技術特征之間的關系。發明的技術效果優于最接近的現有技術不表示該發明必然具備創造性。與我國規定一致，從歐洲專利局的相關規定可以看出，通過預料不到的技術效果來確認技術方案的創造性時均需要滿足一定的前提條件。例如，其在判例法中明確提出了與最接近的現有技術的比較需要使得能夠確信所宣稱的優勢或效果應當是源自與最接近的現有技術相比的區別技術特征[22]。由此可見，借助于確認預料不到的技術效果來判斷創造性的情況同樣至少需要確定要求保護的技術方案與最接近的現有技術之間的區別技術特征，并進一步分析區別技術特征與相應的技術效果之間的關聯性，而不是簡單比較兩個技術方案的效果差異。在本案中，本專利權利要求7與附件4的區別特征在于前者的Mn和Ti含量范圍落入后者的相應范圍內，但沒有被其具體公開。本專利實施例部分表6中所列的發明例僅有C1的符合權利要求7的限定，但比較例C14、C15和C16中Mn和Ti的含量也都落入權利要求7限定的范圍。也就是說，比較例C14、C15和C16與發明例C1的差異并不是權利要求7與附件4的技術方案之間的區別特征。發明例C16的不銹鋼的Mn和Ti的含量均在本申請權利要求7所限定相應的范圍內，因此，雖然從表7的結果來看，盡管C1的耐腐蝕性優于C16，但上述結果并不能證明耐腐蝕性改善的效果是通過在附件4的技術方案的基礎上進一步選擇Mn和Ti更窄的含量范圍而達到的；而恰恰相反的是，這在一定程度上恰好說明了即使Mn和Ti含量落入本專利的范圍內也未必能獲得改善耐腐蝕性的效果。此外，理論上，假定本案本領域技術人員為解決提高高溫不銹鋼的強度問題，根據最接近的現有技術的教導得到本發明要求保護的技術方案是顯而易見的情況下，即使該方案能夠產生額外的耐腐蝕效果，也并不能改變該方案不具備非顯而易見性的事實。因此，在某些特殊情形下，正如歐洲專利局的規定所述，預料不到的技術效果并不能賦予顯而易見的技術方案以創造性[23]。需要指出的是，二審法院判決中提到本案發明屬于附件4技術方案基礎上的選擇發明。《審查指南》第二部分第四章第節指出“在進行選擇發明創造性判斷時，該選擇所帶來的預料不到的技術效果是考慮的主要因素”。二審法院既引用了上述內容，又否定了需要考察預料不到的技術效果是否是所述的選擇帶來的，這無疑也是自相矛盾的。此外，二審法院提出采用預料不到技術效果方式的一個初衷在于，在化學領域的技術效果經常是多因素共同作用的結果，有時不能清晰地一一確定效果與某區別特征之間的對應關系。由于區別技術特征是發明構思的具體體現，而發明構思是發明實際要解決的技術問題的解決思路，技術效果就是應用所述區別特征解決其技術問題的實際結果，如果在創造性評判中根據發明構思對其做靈活準確的劃分，進而，為清楚展現區別技術特征的引入對效果帶來的影響，發明人可以通過設計較之對比文件方案與爭議專利更為接近的中間態方案，并以該方案為參照物進行對比實驗，是能夠解決這一難題的。上述做法源自歐洲專利局申訴委員會的審查實踐[24]，并在我國復審委的審查實踐中有過多次成功嘗試。6、“三步法”的評述本案的一波三折其實與最初的決定撰寫是存在關系的。在審查實踐中，“三步法”被視為創造性判斷的最重要的方法，其中第二步確定發明實際解決的技術問題是判斷的重點和難點。對于發明實際產生的技術效果的認定既是預料不到技術效果的認定也是實際解決的技術問題的認定的事實依據，對于創造性的評判是不可缺失。三個審級中，專利復審委的判斷過程中遵循了“三步法”，復審委指出：“本領域技術人員在附件4的基礎上容易想到根據實際性能需要、價格因素等綜合考慮選用—1％范圍內的Mn、—％范圍內的Ti，即權利要求中限定的Mn、Ti的含量范圍對于本領域技術人員來講也是常規選擇，其技術效果也是本領域技術人員可以預料的，本專利中也沒有能夠證明該小范圍的選擇產生了意想不到的技術效果的信息?！庇纱说贸隽藱嗬?的技術方案不具備創造性的結論。在上述判斷中存在的瑕疵在于沒能具體闡明，結合本發明技術方案分析發明相對于最接近的現有技術實際解決的技術問題是什么以及現有技術如何啟示使得本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。確定實際解決的技術問題正是“三步法”判斷的核心環節。缺失了對實際解決的技術問題的分析和認定容易導致說理邏輯嚴密性不夠，甚至得出錯誤的結論，而由本案看，還為一審法院正面運用“三步法”帶來難度。因而，一審法院的判決雖表態堅持“三步法”，卻沒有體現出完整的“三步法”的判斷思路，而只是關注了專利權人提出的爭議焦點，通過否定專利權人主張的預料不到的技術效果與區別技術特征之間存在關聯，進而不認可其具備創造性。但是，一審判決在措辭上將“預料不到的技術效果”結合到“三步法”判斷中，認為應以之作為確認實際解決的技術問題的關鍵，則是有些混淆了預料不到的技術效果與發明產生的技術效果這兩個概念；不難理解，“三步法”在確定發明實際解決的技術問題階段是在考慮發明實際能夠產生的所有技術效果的事實基礎上，而不限于指南所特指的“預料不到的技術效果”。如上所述，預料不到的技術效果并不是單純的技術事實的判斷，發明實際能夠產生的技術效果是客觀的技術事實，二者不能等同。按照“三步法”的評述方式筆者認為，基于區別特征的認定，本案爭議專利相對現有技術的創新之處在于對Mn和Ti的含量范圍進行選擇，且對比選擇前后的范圍大小可知，這種選擇可能被稱作“適度地選擇了相對窄一些的范圍”才更為妥貼些，也就是說，發明僅僅從現有技術的原范圍中選擇出相對窄一些的范圍，于是，創造性評判理應聚焦在作這樣的適度選擇到底解決了何種技術問題或者把技術問題解決到了何種程度。通俗地講，這種適度的限縮單從技術手段的引入上無疑給其創造性的加分是不多的，因而，在這樣的情況下，如要具備創造性，則選擇后的較窄范圍內的技術效果理應非常明顯地優于之前相對寬一些的范圍。由于本發明的說明書中并沒有提供證明在對Mn和Ti的含量進行選擇之后的不銹鋼相對于其他Mn和Ti含量不在所述范圍內的不銹鋼具有怎樣的技術效果，專利權人也未提交其他實驗證據證明上述選擇帶來的技術效果。在這樣的情況下，本發明相對于現有技術實際解決的技術問題僅僅是在附件4的技術方案的基礎上選出與附件4具有類似技術效果的替代方案。本領域技術人員在附件4技術方案的基礎上，可以預見得到，如果在現有范圍內對其Mn和Ti含量做適度限縮和選擇，能夠得到具有類似技術效果的替代方案。6、對比實驗的考察化學醫藥等領域，技術效果的證實往往依賴實驗證據。用以證明發明相對于現有技術具有某種技術效果最常見的證據就是對比實驗證據，包括記載在原始說明書中的對比實驗數據，以及在申請日以后依據原始說明書記載的技術效果而提出的對比實驗數據。如上所述，與“三步法”中對于實際解決的技術問題的認定如出一轍，對于預料不到的技術效果同樣應要求其與區別技術特征之間是否存在因果關系，不論是“三步法”還是其它判斷方法均應考察這種關系。區別技術特征作為發明解決其實際要解決的技術問題的具體技術手段，產生了何種技術效果并且是否超出本領域技術人員的可預期范圍決定了整個技術方案是否存在技術貢獻以及貢獻大小，因此，在判斷這些對比實驗證據的證明效力時，應當反映技術效果與區別技術特征的引入之間的因果關系。要達到上述證明目的，對比實驗的設計是非常重要的。通過在具體技術方案之間進行對比實驗，意圖證明的是由區別技術特征的引入帶來的技術效果，而權利要求以及現有技術的技術方案則很有可能經過概括，并非具體技術方案，從而，首先要求用以對比的具體實驗對象應具有代表性，通過二者的對比應該能夠體現爭議專利與現有技術之間的效果差異；并且，實驗方法的設計要能夠體現上述效果的差異是需要考察的因素帶來的結果，要盡可能排除非考察因素對結果的影響。因此，通常來說，對比實驗的設計是要具備真正的對照意義。實踐中，如果由于面臨某些具體的困難導致難以進行對照實驗時，則舉證方欲達到證明目的往往需要進一步說明這些實踐中難以避免的其他因素的存在是否對實驗結論造成影響。表2

本案涉及的實驗結果列表

No.成分（質量%）最大侵蝕深度μmCSiMnPSCrTiNbSn發明例C1516對比例C14846C15875C16925（備注：部分元素及其含量略）對于本案，二審法院僅關注對比對象是否分別落入爭議專利和現有技術的范圍內是不夠的。從上圖看出，在所述的鐵素體系不銹鋼中，各種元素的功能各異，對耐間隙腐蝕性的貢獻各不相同，每種元素的含量與耐間隙腐蝕性之間的關系并不明確，實施例C1和對比例C16相比有超過10種元素的含量均不相同，二者對于耐間隙腐蝕性的性能差異可能是各種元素含量差異的綜合結果，僅反映出的用于對比的兩個具體技術方案之間的整體差異，但并不能必然歸因于對兩種特定元素Mn和Ti含量的選擇，即該對比實