ICS03.140CCSA003204IntellctualPropertyRiskandComplianceManagementGuidanceforProposedl2024-12-30發布IDB3204/T1071—2024本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規則》的規定起請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發布機構不承擔識別專利的責任。本文件由常州市市場監督管理局（知識產權局）提出并歸口。本文件起草單位：江蘇恒維智信息技術有限公司、常州市武進區市場監督管理局（知識產權局）、常州市知識產權保護中心。本文件主要起草人：王勇、張利萍、趙旭、巢鈞、王彥昕、朱慶亞、屠旦來、金曙蕾、蔣亞婷、隆曉波、袁文植、曹瀟、陳文濤、高悅、唐恒、孫瑩琳、赫英淇、關雪、朱麗莎、王冬林、胡鑫、耿剛、姜曉婧、張紅駿。DB3204/T1071—20241擬上市企業知識產權風險與合規管理工作指南本文件規定了擬上市企業知識產權風險與合規管理知識產權工作的術語和定義、機構與職責、上市籌備期、上市期間和上市后知識產權風險與合規管理等。本文件適用于常州市擬在境內上市企業(以下簡稱“企業”)知識產權風險與合規管理工作。2規范性引用文件下列文件中的內容通過文中的規范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,僅該日期對應的版本適用于本文件；不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T21374知識產權文獻與信息基本詞匯GB/T29490企業知識產權合規管理體系要求ISO56005創新管理-知識產權管理指南3術語和定義GB/T21374界定的以及下列術語和定義適用于本文件。3.1FTOFTO全稱為FreedomtoOperate，是指企業在不侵犯他人專利權的前提下，對其所研發的技術或產品擁有自由使用、開發和市場投放的權利。4機構與職責4.1機構和人員企業應設置獨立的知識產權工作機構，配備專職工作人員。4.2機構職責機構職責如下：a)梳理企業專利、商標、商業秘密、著作權等無形資產，并進行價值評估；b)搜集和檢索與本企業生產經營相關的知識產權信息，掌握競爭對手的知識產權布局；c)制定本企業內部知識產權制度；d)上市籌備階段分析企業可能涉及的知識產權問題，確定風險等級，擬定應對方案；e)上市期間制定知識產權應急策略，應對企業突發知識產權風險，將結果反饋給決策層，并及時調整策略；f)上市后及時對所處理的知識產權問題進行梳理和總結，修改企業內部知識產權制度，不斷提高企業知識產權管理能力。DB3204/T1071—202425上市籌備期5.1板塊選擇企業應結合自身經營管理情況，選擇上市板塊，并詳細了解《證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》等對于知識產權的一般要求，以及所選擇板塊對于知識產權的特別要求。5.2盡職調查企業啟動股改，進入上市籌備階段后，應圍繞以下內容開展知識產權盡職調查：a)明確專利、商標、商業秘密、著作權等知識產權數量及質量等；b)明確知識產權權屬及法律狀態等；c)明確產品的知識產權宣傳材料、商業標識等是否合規；d)明確企業核心技術與核心知識產權的關聯度；e)明確核心技術的可產業化知識產權對主營業務收入的貢獻度；f)明確企業知識產權管理制度是否健全、運行可靠；g)與競爭對手相比，明確企業自身的知識產權優勢；h)確認企業是否存在知識產權侵權風險或糾紛。5.3知識產權布局擬上市企業應根據知識產權盡職調查的結果，結合上市籌備周期，做好知識產權布局工作：a)專利布局：根據擬上市板塊對于專利數量和質量的一般要求和特別要求，開展專利挖掘與布局，培育與主營業務相關的高價值專利，對于外向型企業，應開展國際專利布局；b)商標布局：對企業主營產品、包裝及宣傳材料中使用的商業標識進行注冊商標或馳名商標的檢索，按要求注冊商標、擴展商標注冊類別，或進行海外商標注冊；c)著作權布局：對產品設計、宣傳手冊、標語、產品說明書、軟件、背景音樂等作品進行著作權分析，及時補充著作權登記；d)其他知識產權布局：對涉及企業核心競爭力的商業秘密、集成電路布圖設計、地理標志等進行布局。5.4風險分析與預案5.4.1上市籌備階段可通過以下措施防范或應對知識產權風險：a)準備好合法有效的知識產權權屬證明：涉及專利的，包括專利證書、公告文本、專利權人身份證明、專利法律狀態證明、專利實施許可合同等；涉及商標的，包括商標注冊證書、商標權人身份證明、注冊商標使用許可合同等；涉及著作權的，包括著作權權利證明、著作權人身份證明等；b)準備好解決潛在知識產權風險的證明材料，包括但不限于潛在知識產權風險的權利人的授權書、所涉及知識產權問題已由第三方解決的證明材料，如法院裁判文書、調解書、和解協議書以及仲裁裁決文書等；c)準備好應對知識產權糾紛的材料，包括但不限于現有技術抗辯材料、不侵犯競爭對手知識產權的證明材料和證明對方知識產權無效的材料等；d)通過風險評估發現存在知識產權侵權風險時，可主動與權利人進行溝通談判，取得知識產權許可，也可在上市前主動請求宣告相關知識產權無效；e)有條件的企業可以針對主營業務產品出具FTO報告。5.4.2針對可能存在的知識產權風險，識別風險等級，建立知識產權風險應對預案，有條件的企業可DB3204/T1071—20243以建立知識產權風險準備金。6上市期間6.1招股說明書信息披露6.1.1一般信息披露擬上市企業應根據招股說明書要求，披露專利、商標、著作權等知識產權數量，知識產權權屬及法律狀態等一般信息。6.1.2重大信息披露擬上市企業應披露與知識產權相關的重大信息：發行人其擁有或使用的商標、專利、專有技術以及特許經營權等重要資產或技術的取得或者使用存在重大不利變化的風險，涉及主要資產、核心技術、商標等的重大權屬糾紛等。6.1.3信息一致性a)擬上市企業對于發明人信息的披露，應注意企業核心研發團隊與核心專利的發明人是否對應，以證明企業是否具有支撐持續經營能力的核心技術、核心研發人員。b)擬上市企業應慎重信息公開，充分考慮可能產生的變化，招股說明書首次披露后，應避免對知識產權相關信息的修改。6.2專利無效處理6.2.1無效宣告請求書分析：針對競爭對手企業專利的無效宣告請求書進行分析，研判專利無效的可能性，并制定應對策略，及時向復審和無效審理部陳述意見。6.2.2與當事人溝通：與專利無效請求人建立溝通，識別其商業目的，進行有針對性的處理，促使其撤銷無效宣告請求。6.2.3口審及決定：無法促使請求人撤銷的，應及時參加復審和無效審理部口頭審理，縮短無效周期，并跟進復審和無效審理部的無效決定。6.2.4結果處理：根據無效決定情況，選擇向法院尋求救濟。6.3證監會問詢6.3.1歷史案例收集和分析：擬上市企業應自身或者委托第三方機構，就其他企業上市過程中證監會的問詢記錄進行案例收集和分析，就知識產權問題分門別類予以整理，以供管理層參考。6.3.2模擬問詢過程：針對證監會的提問及答復，應組織管理層學習，有條件的企業可以組織模擬問詢會。6.4被控侵權應對6.4.1警告函處理6.4.1.1警告函審查。應審查簽發人是否具備簽發資格，是否為知識產權權利人、利害關系人，或者其代理人；警告函的內容是否明確，是否對侵權行為進行了描述，是否有明確的法律依據。6.4.1.2警告函回應。如內容屬實，宜與權利人溝通協調，盡量和解；如內容不屬實，先與權利人溝通協調，若溝通協調不成功，可提出反警告，并向法院請求保護；不合理警告函造成企業損失的，企業可在提出異議或反警告的前提下，要求損害賠償。6.4.2應訴處理當企業上市過程中遭遇知識產權侵權訴訟，可以采取以下策略：DB3204/T1071—20244a)訴訟程序上的抗辯：包括但不限于原告不具有提起訴訟的資格、受理案件的法院無管轄權等；b)不侵權抗辯：根據商標、專利等的侵權判定標準，結合相關法律，證明被訴產品不侵權；c)現有技術抗辯：進行現有技術檢索，證明本企業產品實施了現有技術；d)先用權抗辯：搜集研發設計檔案、產品銷售記錄等證明材料，證明本企業已先于原告專利申請日作出了同樣的發明創造；e)提出知識產權無效宣告：根據所做的知識產權檢索和分析，向國務院知識產權行政部門提出知識產權無效宣告。6.4.3處理流程6.4.3.1權利評估。就所侵犯知識產權的有效性和穩定性，應自主或委托專業咨詢機構、律師進行分析評估。6.4.3.2侵權評估。就權利客體與侵權產品的技術特征或其他要素的關系，應自主或委托專業咨詢機構、律師進行對比并分析評估。6.4.3.3策略評估。應根據權利評估和侵權評估的結果，評估和選擇處理的方法和策略。6.4.3.4溝通協商?？煽陬^或書面形式就對方侵權問題進行溝通，協商解決辦法，達成協議的，應訂立書面協議。6.4.3.5采取被動措施。根據處理策略，采用提出知識產權無效宣告、現有技術抗辯、提起確認不侵權之訴等方式。6.4.3.6采取主動措施。根據前期風險預案，憑借侵權證據和知識產權權屬證據，可向有管轄權法院提起反訴。6.5尋求協助企業在上市過程中遭遇知識產權糾紛，可以向所在地知識產權管理部門尋求協助；也可積極尋求其他外部力量的支持，例如知識產權維權援助機構、知識產權咨詢機構、知識產權代理機構、產業聯盟等。6.6證監會溝通就上市過程中的知識產權問題及其處理情況，及時與證監會同步信息，必要的情況下可以采取風險聲明、實控人承諾、風險剝離等手段，從而第一時間降低知識產權訴訟對上市造成的影響。6.7媒體公關企業在遇到知識產權糾紛時，應加強與媒體的溝通，減少負面影響。7上市后7.1侵權糾紛問題跟進7.1.1不侵權處理。確認侵權不成立，企業應及時在上市公報中披露相關信息；實屬對方濫用權利的，可以要求賠償損失。7.1.2侵權處理。確認侵權成立的，企業應積極與權利人及時和解，爭取獲得授權，或者采取產品回避設計、投融資并購等措施。7.2全面