1、3/23/20221美國專利制度簡介以及美國專利制度簡介以及美國專利申請的步驟和注意事項美國專利申請的步驟和注意事項吳士明 博士美國專利局授權專利代理人3/23/20222講座的要點講座的要點n美國專利法的一些關鍵點n美國專利申請的實施細則u美國專利的種類和申請過程u美國專利申請書的格式和寫法uPCT進入美國階段的步驟和注意事項n怎樣查詢美國和國際專利數據庫n怎樣查詢專利申請的現狀和與專利審查員聯系3/23/20223美國專利法的一些關鍵點美國專利法的一些關鍵點n美國專利法：35 United States Code (USC)n35 USC 101：可獲專利的定義u任何人發明或發現任何新的和

2、有用的工序、機器、產品、或物質的組分，或對它們的任何新的和有用的改進，都可以因此而獲得專利，只要其符合授權的條件和要求。n按照美國專利法，只有發明人才能獲得專利。因此，在申請美國專利時需要宣誓或提交聲明，表示自己是本專利的發明人，同時表示自己對申請文件負責。 3/23/20224美國專利法的一些關鍵點美國專利法的一些關鍵點n35 USC 102: 授予專利的條件-新穎性(a) 在作出發明之前沒有在本國被別人知悉和使用，此發明沒有在全球范圍內的印刷出版物上被描述過或被過授予專利；(b) 由發明者自己，在本國使用和銷售此專利，在全球范圍內的印刷出版物上描述或被授予專利，不超過一年；(d) 該發明在

3、別國申請專利不超過12個月；(e) 申請人在本國申請該發明的專利早于別人，其中在別國的申請按照國際協議可以算做在本國的申請，但申請的公開出版物必須是英語才能計算有效日期。3/23/20225美國專利法的一些關鍵點美國專利法的一些關鍵點n35 USC 103：授予專利的條件不顯而易見性(a)雖然本發明不與其他人的發明完全相同（根據102條的定義），但如果兩者之間的差別是這樣：從總體上來說，本專利權的主題對于該主題有關的技術領域的一般技術人員來說是顯而易見的，則本發明不能被授予專利。n在審查時，如果兩個或以上以前的發明相結合可以導致本發明，則本發明會被認為是顯而易見的（不具有創造性）3/23/20

4、226美國專利法的一些關鍵點美國專利法的一些關鍵點n35 USC 112:申請書的內容u申請書應包含發明的書面描述，包括以完整，清晰，準確的語言闡述怎樣制作和使用該發明，還應包括發明者認為的最佳的使用例u申請書還應包括一個或數個權利要求，這些權利要求應明確無誤地指出發明所涉及的目標事物3/23/20227美國專利法的一些關鍵點美國專利法的一些關鍵點n35 USC 119: 國際優先權日u如果一個美國的專利申請是在一個世界貿易組織（WTO）國家的同樣專利申請的12個月之內，則這個WTO成員國家的專利申請日可以享受和美國專利申請日的同等待遇n35 USC 120: 國內優先權日u如果一個后繼申請是

5、在它的原專利申請被放棄，或審查被終止之前提出的，則這個后繼的專利申請日可以依照它的原專利的發明日3/23/20228美國專利法的一些關鍵點美國專利法的一些關鍵點n35 USC 121: u一個專利申請應只包含一項發明，如果申請中有兩項以上的發明，專利局有權要求申請人分別申請n35 USC 154: u規定專利證書包含的內容u規定發明專利有效期為從申請日起20年3/23/20229專利法實施細則簡介專利法實施細則簡介n專利實施細則 n37 Code of Federal Regulations (CFR)u進一步對專利法(35 USC)作出解釋u詳細規定了專利申請的具體操作u是專利審查員指南(M

6、PEP)的基礎u實施細則至少每年修改一次，以最新的為準3/23/202210美國專利的種類和申請過程美國專利的種類和申請過程n美國正規專利的種類u發明專利（utility patent）u外觀設計專利（design patent）u植物專利（plant patent）u上述專利都進行實質審查n臨時專利（provisional patent application）u不是真正的專利，因為沒有授權u低費用，格式不嚴，以保留申請日為目的u12月內必須轉為或再申請正式專利，否則申請日失效u不能以別的專利為優先權，但可以被別的專利視為優先權u正式專利中加進的新內容不享受臨時專利的優先權日3/23/202

7、211美國專利的種類和申請過程美國專利的種類和申請過程n美國發明專利(utility patent)的申請費(2009年)：u基本申請費：$330u搜索費：$540u審查費：$220n取得專利以后的費用(2009年)：u授權費：$1510u出版費：$300n小單位（Small entity）上述費用減半n小單位指個人，專利權擁有者單位少于500人或非盈利組織3/23/202212美國專利的種類和申請過程美國專利的種類和申請過程n一個完整的發明專利(utility patent)申請應包括：u申請表（new application transmittal）u完整的申請書，必須是英語u發明人的宣誓

8、（名字，國籍，居住地址信息以此表格為準） u政府公布的申請費，以美元計算u如果有先期申請，優先權的證據 u如果專利授權給他人或單位，授權書u如果委托律師代理，委托書u如有參考資料，資料公開書(IDS)u供專利局蓋章作為收據的明信片n申請書的快件寄出日期即為申請日，其他資料可以緩交，但要付罰金3/23/202213美國專利的種類和申請過程美國專利的種類和申請過程n一份完整的發明專利申請書應包括：u封面頁，包括發明題目和發明人的信息 u申請書正文，標明頁數和行數，不要求標明段數u權利要求另外起頁，與申請書正文分開u標準的正式附圖，表明圖數和頁數非正式附圖亦可，但以后要補交正式附圖u摘要頁，文字長度

9、不超過150個詞，不分段u在申請表和明信片上要標明上述各項各有多少頁u申請書總長超過100頁要收附加費n臨時專利的申請參照上述格式，但不規定必須有權利要求3/23/202214美國專利的種類和申請過程美國專利的種類和申請過程n專利局的審查步驟(1)：u初審，確認上述所有文件都已經交齊并符合規格，如果沒有，通知申請人限期補交或告知申請人不能授予申請日u如果文件齊備，發出受理通知，大多數情形下同時發出六個月后在其他國家申請的許可申請人此時應檢查相關數據是否正確并要求更正u如果申請人允許申請公開，在近18個月時專利局發出公開出版通知，公布公開號碼，18個月以后申請的狀態和相關資料可在USPTO網站查

10、找u審查員名單確定，等候進入實質性審查3/23/202215美國專利的種類和申請過程美國專利的種類和申請過程n專利局的審查步驟(2)：u第一次Office Action，非最終拒絕（non-final rejection）絕大多數申請都在第一次OA被拒絕回應可以是（1）修改權利要求，或（2）陳述意見而不修改 如果陳述成功，下一個OA還是非最終u第二次 Office Action，最終拒絕（final rejection）大多數申請在第二次OA仍會被拒絕n對應最終拒絕的方式：u進一步修改權利要求，要求繼續審查(RCE)u不修改權利要求，遞交上訴書(notice of appeal)u上述兩者都要

11、交費3/23/202216美國專利的種類和申請過程美國專利的種類和申請過程n常見的拒絕理由:u不屬于法律規定可獲專利的類型（35 USC 101）純軟件程序，電磁信號，計算方法，數據結構u缺乏新穎性（35 USC 102）一篇文獻包括發明的所有元素u缺乏創造性（35 USC 103a）二篇以上文獻的結合包括發明的所有元素u權利要求不明確（35 USC 112，2nd P.）u申請書不合規定（35 USC 112，1st P.）3/23/202217美國專利的種類和申請過程美國專利的種類和申請過程n其他種類的Office Action1. 限制要求審查員認為權利要求分別屬于多個發明，要求申請人選

12、擇其中之一組權利要求進行審查回應（1）：不對要求爭辯，選擇其中的一組，取消不選擇的組回應（2）：爭辯所有的權利要求屬于同一發明，但回應中仍然必須選擇其中的一組2. 同一申請者的兩個或多個申請屬于同一個發明，一個相對于另一個顯而易見（obvious），要求這些申請一起生效回應（1）：同意，遞交Terminal disclaimer回應（2）：不同意，提出陳述理由3/23/202218美國專利的種類和申請過程美國專利的種類和申請過程n對于超過回應期限的處理u每個OA上都寫明回應期限，通常三個月u超過回應期限需在遞交回應的同時付相應的延時費u不需要另外遞交延時申請u根據法律，任何一個回應都不能超過六

13、個月n延時費 (2009)u1個月: $130u2個月: $490u3個月: $1100u小單位減半3/23/202219美國專利的種類和申請過程美國專利的種類和申請過程n派生專利（子專利）的申請u如上所述，子專利的申請必須在母專利還沒有放棄或審查還沒有終結前遞交u分割申請（Divisional）重新引進在限制以后被取消的權利要求u繼續申請（Continuation）在現有的陳述基礎上加上新的權利要求u部分繼續申請（Continuation in part）在現有的陳述基礎上加上新的陳述和新的權利要求新加上的材料不享受原先的發明日3/23/202220美國專利的種類和申請過程美國專利的種類和申

14、請過程n向專利局透露與發明有關資料的責任(Duty of disclosure)u法律規定申請人有義務向專利局提供一切與發明有關的技術文件u提供的相關資料不意味著發明者承認自己的發明相對于這些資料失去新穎性/創造性u提供的文獻的形式信息公開聲明information disclosure statement （IDS）u提供信息公開聲明的時機在審查進行中的任何時間（多數情形要付費）免費：新申請遞交后的3個月之內，國外相關申請揭示資料后的3個月之內3/23/202221美國專利申請書的格式和寫法美國專利申請書的格式和寫法n美國專利申請書的標準格式u發明名稱(Title of the Invent

15、ion)u相關申請(Cross reference to related applications)列出所有此申請的優先權申請（日期，申請號，國家）u發明領域(Field of the Invention)簡短描述發明所屬的技術領域u背景技術(Background 或 Description of the Related Art)簡要敘述技術背景，當前熟知的方式以及有待解決的問題u發明總覽(Summary of the Invention)用簡潔的語言明確地闡述發明的一個或幾個方面3/23/202222美國專利申請書的格式和寫法美國專利申請書的格式和寫法n美國專利申請書的標準格式（續）u附圖的

16、簡單說明(Brief Description of the Drawings)每一附圖用一句話做簡短的說明u發明的詳細說明(Detailed Description of the Invention) 以文字詳細敘述發明的內容與特征，與附圖緊密聯系通常包括實施例來協助說明u權利要求（Claims)單獨用紙，與正文分開，連續標明數目，以后修改時數目不動u摘要（Abstract)用一段話概括發明，長度不能超過150個單詞，避免用法律詞匯3/23/202223美國專利申請書的格式和寫法美國專利申請書的格式和寫法n權利要求的標準格式：u獨立權利要求(independent claims)每一個獨立權利

17、要求代表發明的一個方面(method,apparatus等)u附屬權利要求(dependent claims)一個獨立權利要求下面可以有多個附屬權利要求附屬權利要求必須和獨立權利要求屬于同一個方面附屬權利要求的范圍必須比獨立權利要求窄u多重附屬權利要求(multiple dependent claims)只允許第一層u獨立權利要求數超過三個，總權利要求數超過二十個和多重附屬權利要求要附加收費獨立權利要求數超過三個，每個 $220總權利要求數超過二十個，每個 $52 多重附屬權利要求, $3903/23/202224美國專利申請書的格式和寫法美國專利申請書的格式和寫法n權利要求的通用語言:u一項

18、權利要求由三部份所組成：前言(preamble),連接詞(transitional phrase)和主體(body)u前言為發明的名稱，有時還包括發明使用的環境或條件，該名稱出現在獨立權利要求中前面加A,如 A method,在附屬權利要求前面加The并指明從屬關系，如 The method according to claim 1u連接詞緊接在前言之后，用來導引出主體部分。常見的連接詞有開放式的comprising or including (包括),和封閉式的consisting of(僅包括)u主體包括一系列要求的元素，構件或步驟，以及各元素彼此間的關系,第一次出現的元素前應加入冠詞a，

19、之后若再出現，須在名稱前加冠詞the或saidu區分兩相同名稱的元素可用第一(first)或第二(second),如第一金屬層與第二金屬層3/23/202225美國專利申請書的格式和寫法美國專利申請書的格式和寫法n權利要求的寫法舉例:1. An apparatus, comprising:a substantially planar member with a first and a second surface; andat least three elongate members,wherein the elongate members each having a first end an

20、d a second end, the first ends connected to the first surface of the planar member and oriented with respect to the planar member such that the elongate members are substantially perpendicular to the first surface of the planar member and the elongate members are substantially parallel to each other

21、.2. The apparatus according to claim 1, further comprising.3/23/202226美國專利申請書的格式和寫法美國專利申請書的格式和寫法n對附圖質量的要求u一般只接受黑白的線圖u極少數情況下彩色線圖可以接受，但必須在黑白復印中不失真u照片(黑白或彩色)一般不允許，只有當沒有別的形式可用時才可使用 u所有附圖必須有按規定的標號u紙張必須堅挺，有足夠強度，白色，光潔，沒有反光，褶皺，和涂改痕跡，四邊留有規定尺寸的余地u紙張尺寸：A4或8.5X11英寸u已知技術的附圖須標明 Prior Artu權利要求中的必要元素要在圖中有所表示3/23/20

22、2227PCT美國階段的步驟和注意事項美國階段的步驟和注意事項n期限1.國家申請優先權12個月，PCT申請日以后18個月，總計30個月2. PCT申請以后30個月n提交的文件u申請費用(不能遲于30個月!) - 參照上述美國專利u英文譯文(如果PCT申請是非英文)uPCT申請文件出版本和表格，優先權文件，國際檢索報告u優先權文件的英文譯文，翻譯證書u發明人聲明，授權書，委托書 n初始修改（Preliminary amendment）u參照美國專利標準對申請書的修改，通常是去掉多重附屬權利要求，修改附圖文字，等等3/23/202228怎樣查詢美國和國際專利數據庫怎樣查詢美國和國際專利數據庫n美國專利局主頁: n從那里可以進入專利搜索頁：3/23/202229怎樣查詢美國和國際專利數據庫怎樣查詢美國和國際專利數據庫nUSPTO專利庫u可查找1790年至今的美國專利以及2001年后的申請公開出版物u其中1790到1975年的專利只有圖像文件（TIFF格式文件）u左區域屬于獲準專利（Issued Patents）u右區域屬于申請案的公開出版物（Patent Application Publications）u兩區域各有快速檢索（Quick Search）進階搜索（Advanced Search