1、    案析司法實(shí)踐中商標(biāo)敘述性與指示性的合理使用    關(guān)鍵詞司法實(shí)踐商標(biāo)權(quán)保護(hù)合理使用目前，隨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)的強(qiáng)化，知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利人逐漸學(xué)用、會(huì)用、善用起手中的權(quán)利，讓其在市場中發(fā)揮作用為自己帶來利益。值得注意的是，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)的利用方面出現(xiàn)了一些保護(hù)或規(guī)制落后于現(xiàn)實(shí)的現(xiàn)象。就商標(biāo)而言，有的商標(biāo)權(quán)利人過度地強(qiáng)調(diào)自身權(quán)利的保護(hù)，甚至濫用商標(biāo)注冊的保護(hù)，反而對正當(dāng)經(jīng)營者造成了困擾。那么，在商標(biāo)注冊呈不斷增加的大趨勢下，如何正確的應(yīng)對不當(dāng)?shù)纳踔潦菫E用權(quán)利的商標(biāo)侵權(quán)指控，對企業(yè)的商標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與識(shí)別具有重要的意義。在此，筆者嘗試結(jié)合相關(guān)案例，對何為合理合法的商標(biāo)使

2、用，特別是對何為商標(biāo)指示性的合理使用規(guī)則進(jìn)行以下探討。一、商標(biāo)的敘述性合理使用首先，應(yīng)當(dāng)肯定的是，在判斷商標(biāo)是否侵權(quán)時(shí)，現(xiàn)行的商標(biāo)法已經(jīng)確認(rèn)了一些例外的情況，包括（但不限于）在先使用的抗辯，以及本文討論的敘述性的合理使用制度：即判斷是否是對本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名的使用，如果是的話，則注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。在上海法院審理的大富翁案 上海市浦東新區(qū)人民法院（2006）浦民三（知）初字第125號、上海市第一中級人民法院（2007）滬一中民五（知）終字第23號中，原告大宇資訊股份有限公司（以下簡稱

3、大宇公司）基于其第41類上注冊的范圍包括“（在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上）提供在線游戲”等項(xiàng)目的“大富翁”商標(biāo)，就被告上海盛大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司使用了“盛大富翁”作為棋牌類游戲的名稱起訴商標(biāo)侵權(quán)。該案中，一審與二審的法院皆認(rèn)為，雖然原告作為“大富翁”商標(biāo)的注冊人，就該注冊商標(biāo)享有專用權(quán)并受法律保護(hù)，但其無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。上海法院進(jìn)一步認(rèn)為：被告提供的證據(jù)足以證明英文“monopoly”與中文“大富翁”的相互對應(yīng)并共同指向一種“按骰子點(diǎn)數(shù)走棋的模擬現(xiàn)實(shí)經(jīng)商之道的游戲”；原告在游戲產(chǎn)品上將“大富翁”當(dāng)作游戲的名稱使用，而在其注冊的第41類別項(xiàng)目上從未使用過“大富翁”商標(biāo)；根據(jù)同行業(yè)經(jīng)營者及消費(fèi)者對該文字的認(rèn)知

4、和使用情況，都將“大富翁”當(dāng)作一類“按骰子點(diǎn)數(shù)走棋的模擬現(xiàn)實(shí)經(jīng)商之道的游戲”。因此，盛大公司使用“盛大富翁”標(biāo)識(shí)和盛大富翁游戲名稱的行為不構(gòu)成侵犯原告“大富翁”注冊商標(biāo)專用權(quán)。就此而言，法院通過所爭議的文字或標(biāo)識(shí)的含義、商標(biāo)注冊人自身對該文字的使用情況、同行業(yè)經(jīng)營者以及消費(fèi)者對該文字的認(rèn)知和使用情況等因素可以判斷商標(biāo)的文字或標(biāo)志屬于一類商品的名稱，從而認(rèn)定不侵權(quán)抗辯成立。值得注意的是，在該案中，原告大宇公司也曾取得商標(biāo)評審委員會(huì)的支持，商評委在被告提起的爭議程序中認(rèn)為尚無證據(jù)證明“大富翁”是國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的或者約定俗成的名稱，或構(gòu)成服務(wù)的主要特點(diǎn)。而在法院的審查中，其關(guān)注重點(diǎn)更多放在了

5、實(shí)際的商品名稱上而非服務(wù)上。同時(shí)，在認(rèn)識(shí)到商標(biāo)文字資源的有限性以及社會(huì)生活的復(fù)雜性的基礎(chǔ)上，法院的審查也更多的關(guān)注了對可能造成相關(guān)公眾對商品或服務(wù)來源混淆、誤認(rèn)的情形上（陳慧珍對游戲名稱的合理使用不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)）。二、指示性的合理使用的司法實(shí)踐如果使用的對象可能指向商標(biāo)注冊人，是否還存在合理使用的情形呢？目前的法律并未直接規(guī)定，但司法實(shí)踐對這樣的情況逐漸確立了相應(yīng)的規(guī)則，即指示性的合理使用。以下即通過幾個(gè)案件來討論該規(guī)則的適用。在最高人民法院再審審理的四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司訴濟(jì)南天源通海酒業(yè)有限公司侵犯商標(biāo)專用權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案中，最高法院認(rèn)為，天源通海公司是五糧液公司生產(chǎn)的“錦繡前程

6、”系列酒的山東運(yùn)營商，其在經(jīng)營活動(dòng)中使用“五糧液”圖文組合商標(biāo)及“wuliangye”商標(biāo)，雖未經(jīng)五糧液公司的許可，但其使用“五糧液”圖文組合商標(biāo)及“wuliangye”商標(biāo)的意圖是指明“錦繡前程”系列酒系五糧液公司所生產(chǎn)、其為五糧液公司“錦繡前程”系列酒的山東運(yùn)營商。同時(shí)，天源通海公司在經(jīng)營活動(dòng)中使用涉案商標(biāo)是為了更好地宣傳推廣和銷售“錦繡前程”系列酒，亦無主觀惡意，這種使用行為并沒有破壞商標(biāo)識(shí)別商品來源的主要功能，故天源通海公司未侵犯五糧液公司的涉案商標(biāo)專用權(quán)。在立邦涂料（中國）有限公司訴上海展進(jìn)貿(mào)易有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案中，上海市第一中級人民法院認(rèn)為，展進(jìn)公司在淘寶公司運(yùn)營的淘寶網(wǎng)

7、上開設(shè)名為“匯通油漆商城”的店鋪，銷售包括立邦漆在內(nèi)的多種品牌油漆，展進(jìn)公司在銷售立邦公司商品時(shí)，在促銷宣傳中使用涉案“立邦”文字商標(biāo)及涉案圖形與文字組合商標(biāo)的方式合理，符合一般商業(yè)慣例。并且二審法院同樣認(rèn)為，展進(jìn)公司為指示其所銷售商品的信息而使用上訴人立邦公司的注冊商標(biāo)，未造成相關(guān)公眾的混淆，且在商標(biāo)使用過程中，也不存在對商標(biāo)的貶損，或是商標(biāo)顯著性或知名度的降低，不存在造成商標(biāo)權(quán)人其他商標(biāo)利益的損害。通過以上兩個(gè)案例可以看出，如果經(jīng)營者為客觀說明自己商品或者服務(wù)的來源，可以正當(dāng)使用他人注冊商標(biāo)，但使用時(shí)應(yīng)遵循誠實(shí)信用原則，保持在合理限度之內(nèi)，不得對商標(biāo)權(quán)人的合法權(quán)益造成損害。但是，合理限度的

8、這條線該劃在哪里呢？從法律淵源的角度進(jìn)行考察，目前在司法規(guī)范性質(zhì)的文件中，僅有北京市高級人民法院在關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答第26和第27個(gè)回答中提出了相關(guān)的規(guī)定，即“構(gòu)成正當(dāng)使用商標(biāo)標(biāo)識(shí)的行為應(yīng)當(dāng)具備以下要件：（1）使用出于善意；（2）不是作為自己商品的商標(biāo)使用；（3）使用只是為了說明或者描述自己的商品”。該規(guī)定的表述體現(xiàn)了與美國商標(biāo)法下相應(yīng)問題的類似裁判思路，即由美國聯(lián)邦第九巡回上訴法院于1992年在new kids on the bloc v. news america publishing， inc.案中提出和確立的規(guī)則，即在符合以下三個(gè)條件：（1）所涉商品或者服務(wù)不使用該

9、商標(biāo)就不易識(shí)別，（2）商標(biāo)的使用必須以識(shí)別商品或者服務(wù)的合理必要性為限，（3）該使用不會(huì)形成對得到了商標(biāo)所有人的贊助或支持之暗示時(shí)，被告的商標(biāo)使用人有權(quán)抗辯其為指示性的合理使用。 另外，在更近的兩個(gè)“維多利亞的秘密”案件中，法院對被告行為的判斷也可以對此規(guī)則的適用提供借鑒。在維多利亞的秘密公司訴上海錦天公司侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案中（2012）滬二中民五（知）初字第86號，上海市第二中級人民法院在認(rèn)可了被告銷售正牌商品的過程中在商品吊牌、衣架、包裝袋、宣傳冊上使用原告涉案注冊商標(biāo)的行為屬于銷售行為的一部分，不會(huì)造成相關(guān)公眾對商品來源的混淆、誤認(rèn)，亦不構(gòu)成侵害原告的注冊商標(biāo)專用權(quán)的基礎(chǔ)上，對

10、被告的超越介紹商品的正當(dāng)范圍進(jìn)而宣傳自己是“美國頂級內(nèi)衣品牌維多利亞秘密唯一指定總經(jīng)銷商”的行為認(rèn)定為不正當(dāng)競爭行為。即會(huì)使相關(guān)公眾誤以為被告與原告存在授權(quán)許可關(guān)系，從而獲取不正當(dāng)?shù)母偁巸?yōu)勢，也會(huì)對原告今后在中國境內(nèi)的商業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生影響，致使原告的利益受到損害。而在另一個(gè)維多利亞的秘密公司訴上海麥司公司侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案中（2014）滬一中民五（知）初字第33號，上海市第一中級人民法院認(rèn)為，被告不僅在店鋪大門招牌、店內(nèi)墻面、貨柜等處使用“victoria's secret”標(biāo)識(shí)，還在收銀臺(tái)、員工胸牌、時(shí)裝展覽等處使用，已超出為指示所銷售商品而必需使用的范圍，被告還同時(shí)積極對外宣

11、稱其為維多利亞的秘密上海直營店、中國總部等，使得其超出指示所銷售商品所必要范圍的標(biāo)識(shí)使用行為具備了表示服務(wù)來源的功能，足以使相關(guān)公眾誤認(rèn)為其銷售服務(wù)系原告提供或者與原告存在商標(biāo)許可等關(guān)聯(lián)關(guān)系，侵犯了原告在第35類服務(wù)上的“victoria's secret”注冊商標(biāo)專用權(quán)。被告在中國女裝網(wǎng)、新浪微博、微信等網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布的信息主要涉及維多利亞的秘密的品牌介紹、產(chǎn)品介紹、門店信息、招商加盟信息，并未涉及產(chǎn)品的網(wǎng)上銷售。被告在此廣告宣傳過程中對“victoria's secret”和“維多利亞的秘密”標(biāo)識(shí)的使用，向相關(guān)公眾傳達(dá)的信息系被告是維多利亞的秘密的品牌經(jīng)營者，開展該品牌的招商加

12、盟業(yè)務(wù)，該種使用方式系對服務(wù)商標(biāo)的使用，與“victoria's secret”（第35類）和“維多利亞的秘密”（第35類）商標(biāo)核定使用的服務(wù)類別相同，即第35類“替他人推銷/推銷（替他人）”等服務(wù)，屬于在同一種服務(wù)上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)，也侵犯了原告在第35類服務(wù)上的注冊商標(biāo)專用權(quán)。被告并無證據(jù)證明其系涉案品牌的特許或委托代理商，卻對外宣稱其為涉案品牌的上海直營店、中國總部等，并開展對外招商特許加盟宣傳，會(huì)使相關(guān)公眾誤以為被告與原告存在授權(quán)許可關(guān)系，從而使被告不正當(dāng)?shù)孬@得競爭優(yōu)勢，被告實(shí)施了虛假宣傳，構(gòu)成了不正當(dāng)競爭。通過這兩個(gè)“維多利亞的秘密”案件，可以比較清楚的看出法院在針

13、對經(jīng)銷商這個(gè)特定的對象進(jìn)行考察時(shí)，會(huì)考量其與商標(biāo)權(quán)人之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、特許經(jīng)營、贊助或支持之類的特殊關(guān)系，如是否在使用他人商標(biāo)做商品、介紹是否醒目、突出地標(biāo)明了自己的商標(biāo)，是否在體現(xiàn)店鋪形象和風(fēng)格等在具體商品介紹之外的范疇上使用，是否在店鋪名稱等處直接與唯一的指向他人的商標(biāo)，以及在結(jié)合行業(yè)交易習(xí)慣和消費(fèi)者普遍認(rèn)知后是否容易區(qū)分其與商標(biāo)權(quán)人之間的獨(dú)立地位等處進(jìn)行考察。反過來思考該問題，如果一個(gè)經(jīng)銷商超出商標(biāo)許可銷售產(chǎn)品的范圍將自己打扮成特許門店或類似打擦邊球的行為，那么它是否能夠主張適用指示性的合理抗辯呢？這個(gè)問題在上述第二個(gè)“維多利亞秘密”的案件里已經(jīng)回答了，即這種情況下，除了搜集以上可能體現(xiàn)惡意使用商標(biāo)的證據(jù)外，另一個(gè)可以借鑒的辦