中國(深圳知識產權保護中心2023年深圳企業涉美知識產權糾紛分析報告 摘要本報告對2023年度深圳企業在美國聯邦地的337調查案件情況進行分析，企業在摘要深圳作為我國外貿大市，出口增速領跑全國。相關數據顯示，2023年深圳市深圳外貿產品在美國市場持續走俏，面臨的風險也隨之加劇，知識產權訴訟作為商業競爭手段頻頻被海外競爭對手所采用。2023識產權訴訟案件數量持續增長，案件復雜性增加，單個案件同時涉及多種知識產權類近年來，深圳企業在海外主動發起的訴訟逐漸增多，以美國聯邦地區法院專利訴27%，越來越多的深圳企業主動將知識產權武器運用到企業經營當中。2023年，深圳某空天技術產業的領軍企業與美國某公司的專利侵權案件作出陪審團裁決，該深圳公司被判高額賠償。深圳企業在此后采取了多項針對性措施，形成了有力對等態勢，其中就包括在美國聯邦地區法院向該美國公司提起4件專利訴訟，利用美國司法證據開示制度，成功抓住了對方的弱點，從而在訴訟中占據了主動地位。最終，雙方專利糾2023年，337調查終裁結果向好，原告主動撤訴、和解、以同意令終止調查、裁頒發普遍排除令，美國海關將不分來源地禁止所有同類侵權產品進入美國市場，這就意味著不僅僅對特定的企業，包括對企業所在的產業都會產生不利影響。多起重大案件獲得積極結果，對于“出海”產業安全發揮著重要作用。在337調查案件中，中型企業的應對實力也在逐步彰顯，他們憑借著較為充實的知識產權儲備，以及在全球運深圳跨境電商產業從早期的“野蠻生長”逐步發展到目前的“蔚然成林”，業內位列全國第一。由此，美國跨境電商訴訟的多發領域，也由前些年的服裝、玩具等傳統產業逐步蔓延到技術密集型產業，而大多數技術密集型產業發生糾紛的類型一般為企業涉及的美國聯邦地區法院專利訴訟中，56.8%以上案件涉及跨境電商，相關案件近年來，在面對海外知識產權糾紛時，產業巨頭憑著豐富的訴訟經驗有效抗衡、制約對手，許多中小微企業應訴意識和能力也在逐步提升。例如，深圳跨境電商蓬勃發展，成為了海外原告的重點打擊目標，而跨境電分中小微企業在往年的訴訟中，缺席判決比例通常占61%以上，而在2023年得到了改善。以美國聯邦地區法院版權訴訟為例，因缺席判決敗訴結案的案件占54.0%，缺能在較短的時間內與美國原告達成和解，解凍資金賬戶，恢復正常經營。企業知識產第1頁2023年，深圳企業在美立案和結案的知識產權訴訟案件共810件，其中，立案382125/專利案件審結平均時間為383天，商標案件審結平均時間為近年來，深圳企業在美知識產權訴訟案件立案數量整體上升，略有波動。其中，2023年專利訴訟案件立案148件，同比增長38.3%。深圳企業作為原告的案件12534445262專利訴訟案件所涉行業主要集中在計算機制造業、日用雜品制造業、通信設備制123456979833在深圳企業作為原告的專利訴訟案件中，無論從案件數量看，還是從涉案企業數12366455524622專利訴訟案件主要集中在伊利諾伊北區聯邦地區法院和德克薩斯東區聯邦地區法123475S.D.Fla.7667涉及深圳企業的專利訴訟案件中，原告律所被委托次數較多的是BishopDiehl&1727364656132Jaffe2324Jr.252在深圳企業作為原告的案件中，結案類型主要包括：協議和解2件；原告勝訴：在深圳企業作為被告的案件中，結案類型主要包括：原告撤訴（即原告自愿撤訴12345其中頒布較多的禁令類型：同時被頒布臨時限制令、初步禁令、永久禁令的企業91家中位數為6萬美元。其中，最高判賠金額為2.789億美元，原告為TextronInnova-旨在明確《專利法》第101條規定的專利客體資格，恢復許多領域重要發明的專利資題是自然現象、自然法則或抽象概念，則不能授予專利權（AliceCorp.v.CLSBank），或者發現新穎且實用的過程、器械、產品或者物質構成，或者對前述任何一項的新穎且實用的改進，可按本法規定的條件和要求獲得專利，但經修訂的《美國法典》第35金融、商業、社會、文化或藝術的“過程”不符合專利條件，“即使過程中不少于一個步驟涉及機器或制造”。但僅通過例如“在計算機上進行”的陳述來增加對計算機常規、例行或自然發生的3）自發明之日起相關技術適用的狀況4）第102、的在美知識產權布局具有啟發意義。若企業的經營項目中涉及依照法案可能有資格獲得專利保護的事項，尤其是人工智能、醫療診斷、生物技術等關鍵創新領域事項，企業應當及時跟進關注相關規定的落實情況，根據情況提前更新在美知識產權布局，盡近年來，企業在海外主動發起的專利訴訟案件越來越多，以美國聯邦地區法院專利訴訟為例，2020-2023年，深圳企業作為原告的案件占比分別為3%、11.8%、24.3%和27%。專利訴訟屬于民事訴訟的一種，專利訴訟程序與其他民事訴訟程序基本相同，但也有其特殊的程序，比如權利要求解釋程序。此處結合美國專利訴訟程序鑒于在美提起專利訴訟程序復雜，建議企業委托訴訟律師負責訴訟案件的各方面工作，包括但不限于：制定訴訟策略，進行書面或當庭的答辯和回應，進行或協助證據搜集、保存、固定，參與和解談判等。在代理律師的選擇上，建議委托美國執業律師作為代理律師。原因包括但不限于：第一，美國法嚴格禁止非美國執業律師提供美國法法律服務，并針對此行為追究其刑事責任；第二，美國的知識產權法律法規和中國知識產權法律法規存在較大差異，各項程序法律法規也有諸多不同，美國執業資格律師更能提出準確的法律意見；第三，以非美國執業律師作為代理律師，將可能喪失美國法下賦予尋求法律服務的當事方的法律保護，比如“律師與客戶保密特權作為原告提起專利訴訟，具有時間上的優勢，企業應當向代理律師完整傳達其商業目標和期望，制定合適的訴訟策略，以求爭取最大利益。制定有效訴訟策略的主要為了快速而有效地回應專利訴訟，企業應該組建一個負責訴訟相關事宜的工作團對于銷往美國的產品，企業應當注意留存產品詳細而全面的生產與經營記錄，包括但產品改進信息、不同批次產品間差異、產品部件被外包他方制造、原材料和成品產品產品生產人員情況：產品的總工程師/總設計師、負責落實的技術總監、廠區監作為被告的案件270件（其中原被告都是深圳企業案件3件）。深圳企業作為被告的商標訴訟案件中的被告大部分為中小微企業且多為跨境電商，其中，有9家被告商標訴訟案件所涉行業主要集中在文化、體育用品及器材專門零售業，紡織、服1234567896611商標訴訟案件主要集中在伊利諾伊北區聯邦地區法院審理，占75.0%。主要管轄12S.D.Fla.348566涉及深圳企業的商標訴訟案件中，原告律所被委托次數較多的是HughesSocol123JiangIP45JoelBenjaminRothman，LaylaT.6326件案件的結案周期平均為231天，最快審結的案件耗時僅為7天，以原告撤在深圳企業作為被告的案件中，結案類型主要包括：原告勝訴：缺席判決，占1234經過法院審理，被判賠的深圳企業有1177家次，平均判賠金額為20.4萬美元，作出商標侵權的原審判決，認為將《蘭納姆法》的適用范圍限制在美國境內的“商業中的使用”（useincommerce）的行為，即使適用范圍“可以延伸到在國外進行的活動，如果這些活動有可能在美國造成消費者混這一變動可能會減輕深圳在美經營企業的責任風險。最高法院的意見似乎說明，深圳企業在美國境外使用商標以識別商品來源但在美國境內造成混淆的行為不再適用《蘭納姆法》。但需要注意的是，如何具體認定什么是造成混淆可能性的商標使用行為，仍然是一個充滿爭議的問題。因此，企業不宜在此方面放松警惕，建議仍然謹慎進行商業秘密訴訟3起案件中，共涉及2家深圳企業。其中，有1起案件是深圳原告涉案深圳原告所涉及行業為食品、飲料及煙草制品批發業，涉案深圳被告所涉及深圳原告發起的案件由新澤西聯邦地區法院審理，深圳被告所涉2起案件均由德涉及深圳企業的商業秘密訴訟案件中，被告深圳企業未委托律師，原告深圳企業11商業秘密訴訟結案類型主要為：原告撤訴（即原告自愿撤訴或協議和解占162決131根據該法律，美國政府可以對竊取美國商業秘密的外國主體施加經濟制裁，加強了美國保護商業秘密的執法和監管力度。PAIPA的核心內容在第二節“對竊取美國主體商被制裁的主體和制裁措施。在識別需要實施制裁的主體方面，總統被賦予了很大的自近幾十年來，美國商業秘密保護體系日趨嚴密，形成了聯邦法律和州法律雙重保護體系，同時又逐漸傾向于運用更加迅速、靈活的行政手段，多角度制裁商業秘密侵權行為，維護美國本土企業的競爭優勢。PAIPA的通過，意味著美國商業秘密侵權保護體系進一步被加強。在PAIPA中，總統實施制裁不以企業向法院對外國主體提出民事或刑事指控為前提，這意味著即使法院裁決竊取商業秘密的行為并未實際發生，外國主體仍然有可能被實施制裁，已經實施的制裁也可能不會被取消。PAIPA對全世界的企業都有重要影響，鑒于中美經貿關系的復雜性，企業應特別關注這一法案的實施少在此期間，企業對于遭受美國商業秘密侵權指控的風險需要格外提高警惕。為此，建議相關企業加強對商業秘密合規管理體系建設的重視，根據自身經營規模設置商業商業秘密保護為重點內容之一的《中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府經濟貿易年保護美國知識產權法案》，表明美國首次明確將靈活的制裁手段應用于商業秘密保海外商業秘密訴訟不僅是維權方式，更成為一種競爭手段。著眼于海外市場，在美經營的深圳企業數量較多，這也意味著深圳企業面臨著更多在美商業秘密糾紛的挑戰和案件是人員流動造成的。企業在聘用曾任職于競爭對手公司的員工時，應當格外注意防范商業秘密侵權風險。在合規的情形下，人員流動不必然侵犯商業秘密。比如，離職員工沒有接觸原用人單位的商業秘密、離職員工在不負有競業限制義務的情況下入職新單位、員工入職新單位，但是沒有為新單位謀取不正當競爭利益等情形下，人員（1）負有競業限制義務的員工違反與原用人單位簽訂的競（2）負有保密義務的員工違反與原用人單位簽訂的保密協向新用人單位泄露公司原用人單位的商業秘密，比如市場策略、客戶列表、銷售數據（3）員工跳槽后將原用人單位的商業秘密運用于新工作一些企業對于商業秘密的概念理解不清，在人才引進方面并不重視對潛在商業秘密風險的評估，可能招致極大的法律風險。此處就企業在海外人才引進中的風險防范企業應當關注商業秘密的范圍和內容，審慎接觸競爭對手的敏感信息，避免聘用執法動態，明確相關法律法規要求、企業的合規義務以及對應的法律責任。比如，中程、經營、作品風格、庫存、收入、利潤、損失或費用的金額或來源”等信息，在我企業應當識別自身商業信息中的商業秘密價值與范圍，設置相應的保密措施；另一方面，企業應當在人員聘用中引入知識產權盡職調查，要求聘用人員對前雇主和自身均部分企業在自主研發過程中，沒有做好研發記錄，導致在美國訴訟中，存在有關技術雖由中國企業自主研發，卻仍然被美國法院或者ITC認定存在侵犯商業秘密的情況。因此，企業應在研發過程中做好研發記錄，并以適當形式予以固定，以為潛在的抗辯提供原始依據。無論是在中國法還是在美國法下，均以“明知或應知”作為企業構成商業秘密侵權行為的主觀要件。企業在海外人才引進中，應注意留存員工承諾函版權訴訟案件中的被告大部分為中小微企業且多為跨境電商，其中，有10版權訴訟案件所涉行業主要集中在文化、體育用品及器材專門零售業和紡織、服123456787版權訴訟案件主要集中在伊利諾伊北區聯邦地區法院審理，占75.2%。主要管轄12S.D.Fla.37435369）；1JiangIP23495868169件案件的結案周期平均為221天，最快審結的案件耗時版權訴訟結案類型主要包括：原告勝訴：缺席判決，占54.0%；原告撤訴（即原），12343結案的版權訴訟案件中，141件案件被判禁令，涉及797家次企業。其中頒布較多的類型：同時被頒布臨時限制令、初步禁令、永久禁令、放棄域名的深圳企業306位數為10萬美元。其中，最高判賠的案件為賠償30萬美元，原告企業為MICHAEL近年來，美國出現了一種專門針對跨境電商的大規模商標侵權訴訟形式，即“附起訴訟時通常都會提起隱藏動議以封存案件信息，因此商家往往在平臺賬戶被凍結時才知道自己被起訴。如果迫切需要解凍賬戶，只能向原告支付和解金。SAD訴訟利用了美國民事訴訟規則的漏洞，使得原告以較低的成本立案一次，就可以一次性對上百甚至上千名被告同時提起訴訟以牟取暴利。該機制常見于美國伊利諾伊州北區聯邦地巴巴、速賣通、Ebay等平臺幾乎占據了中國賣家的半壁江山。因此，深圳跨境電商成1.SAD被訴前：防患未然，分散風險。一是做好在美知識產權布局。企業應當同時重視國內和國外的知識產權布局。比如對于企業的原創性產品名稱、商標等，可以提前在美國注冊為商標，避免他人搶注。二是及時跟進美國知識產權法律法規。企業應當建設專業的知識產權管理隊伍，對美國知識產權法律法規進行持續跟進，及時掌握涉美知識產權訴訟的最新信息、盡早發現問題，彌補商標管理漏洞。三是提前進行合規排查。為盡量避免被提起SAD訴訟，從事涉美跨境電商的企業應當在產品進入美國電商平臺市場前，聘請專業人員進行合規調查與評估。比如通過檢索產品名稱和產2.SAD被訴后：積極應對，切忌拖延。SAD訴訟中，被告得知被起訴已經是其賬戶被凍結時，挽回企業經濟損失已經迫在眉睫。切忌僥幸心理和拖延、消極態度，否則一旦被法院作出缺席判決，將產生高額賠償金等一系列不利后果。一是提出異議，防止PI下達后遭受長時間凍結賬戶帶來的經濟利益損失。二是進行和解談判，采取多種措施。為了最大程度減少損失，企業可以評估自身能力與原告的條件，爭取盡快與原告達成和解。企業還可以對跨境電商平臺凍結賬戶的行為提起申訴，爭取讓平臺解除賬戶凍結。三是積極應訴，主張合法抗辯。若企業與原告和解談判不成，也可咨詢律師評估訴訟成本與策略，積極應訴。在訴訟程序中，企業可以針對原告的商標侵權起調查理由都涉及專利侵權，其中，2起案件同時涉及商業外觀侵權、1起案件同案件所涉行業主要集中在電氣機械和器材制造業，涉案4件。其余6件案件所涉行業分別為計算機、通信和其他電子設備制造業，專用設備制造業，文教、工美、體1422324151寶安區、福田區、羅湖區涉案企業各1家（無法查明轄區的企業8家，該數據不列入終裁結果整體向好，積極的終裁結果總體占比較大。2023年，ITC行政法官共對10起涉及深圳企業的337調查案件作出23次終裁。其中，作出原告主動撤訴的終裁作出同意令終止的案件3起，涉及3家深圳企業；作另外，發布普遍排除令終裁的案件1起，發布有限排除令終裁的案件2起，發布33322112411112起案件的終裁結果為發布有限排除令，涉及4家企業，其中：南山區1家，龍華區3家，這些案件涉案產品為特定冰箱過濾器及其組件，通用高爾夫球桿桿身和桿有較大增長。深圳企業在337調查中終裁結果向好的一個重要原因，是深圳企業對面對337調查時處于不利地位。但仍可以從近年來國內企業應對337調查的成功案例sion，ITC）在337調查程序中向權利人提供的救濟措施主要包括：發布有限排除令最嚴厲的當屬普遍排除令，其可排除337程序中原告涉案知識產權所涵蓋的所有侵權產品（不論由誰生產）進入美國，具有對物性（與有限排除令具有的對人性相對）。對于面向美國市場的企業而言，若遭遇337調查，應當及時采取措施，積極應訴，爭取和解、談判和勝訴的機會。否則，一旦缺席判決，導致侵權產品被禁止進口美國等企業面對337調查時，應當綜合考量律師的執業資格、專長業務領域、收費報價方式等，選擇合適的代理律師。一是選擇美國執業律師代理337調查，非美國執業律師代理337調查程序可能會給企業帶來諸多嚴重法律風險。美國法嚴格禁止非美國律并就律師工作內容、分工與各階段封頂報價等事項約定清楚，一般而言，一次完整的337調查程序和一場聯邦法院專利訴訟的律師費用大致相同，但由于337調查的程序進展較快，律師費將在更短時間內收取完。三是337調查案件的最優代理方案，首選中國律所美國執業律師與美國律所美國執業律師共同代理，既能提高工作銜接精確度和效率，利用時差配合進行“雙戰場”打擊，還能大幅度節省差旅費、翻譯費等律師對337調查中的被訴企業來說，基本應訴目的是保留產品繼續進入美國市場的資格，采用的常見策略是進行規避設計。規避設計的目的是設計新的產品，確保其不落入原告涉案專利的保護范圍。企業常會有“做規避設計是否意味著承認侵權事實”之顧慮，而事實上，做規避設計并不意味著被訴企業承認